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IP Insight

pre-AIA 특허에 대한 IPR 제도 적용의 위헌성 여부

미국  |   Read 75  |   2019-11-22

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pre-AIA 특허에 대한 IPR 제도 적용의 위헌성 여부

-Celgene Corporation v. Laura A. Peter, Nos. 2018-1167,1168,1169 (Fed. Cir. Jul. 30, 2019)-

 

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 이상희 박사

 

 

. 사건의 쟁점

 

본 사안의 쟁점은 IPR 제도 도입 전 등록된 특허(이하 ‘pre-AIA 특허’)에 대해 IPR 제도를 소급 적용하는 것이 수정헌법 제5조(the Fifth Amendment)에 위반되는 부당한 수용인지 여부이다.

 

. 판시 사항

 

1. pre-AIA 특허에 대한 IPR 소급 적용은 합헌이다. 등록된 특허라고 하더라도 그 유효성 여부에 대해 사법적으로나 행정적으로 지방법원 또는 특허청, 특허심판원에 의해 재검토될 수 있고, IPR과 지난 40년 간 존재하였던 Reexamination는 잘못 등록된 특허를 정정하는 제도라는 ‘목적’과 신규성 및 진보성 부정을 이유로 청구항의 유효성여부를 판단한다는 ‘실질적인 내용’이 유사하고, 일부 형태상 차이만 존재할 뿐이기 때문이다.

2. IPR 제도 도입 전 등록되었던 Celgene사의 ’501 특허 및 ’720 특허는 진보성 부정으로 무효라는 PTAB 심결을 인용한다.

 

. 사건의 경과 및 특허심판원 심결

 

Celgene Corporation(이하 ‘Celgene사’)은 태아 또는 특정 약물이 금기된 이에 잠재적으로 위험한 약물이 노출되거나 약물로 인한 부작용이 발생되는 것을 피하면서 환자에게 약물을 투입하기 위한 방법에 관한 ’501 특허 및 ’720 특허의 특허권자이다. 헤지 펀드(hedge fund)가 설립한 조직인 Coalition for Affordable Drugs VI LLC(이하 ‘CFAD’)는 특허가 무효화됨으로 인해 잠재적으로 발생할 수 있는 주가 변동에 따른 이익을 얻기 위해 상기 두 특허가 무효임을 주장하며 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 ‘PTAB’)에 당사자계 재심(Inter Partes Review, 이하 ‘IPR’)을 신청(petition)하였다.

PTAB는 ’501 특허의 모든 청구항 및 ’720 특허의 1-9, 11-32 청구항이 자명하다(obvious)는 이유로 무효라고 심결하였다. 이에 Celgene사는 연방특허항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 ‘CAFC’)에 항소하였다. 하지만 CFAD가 이에 응하지 않아 특허법 제143조에 따라 특허청(United States Patent and Trademark Office, 이하 ‘PTO’)이 소송에 참가하였다.

 

(이하생략)

 

첨부파일 [IP Insight_미국] pre-AIA 특허에 대한 IPR 제도 적용의 위헌성 여부_Celgene Corporation v. Laura A. Peter.pdf
첨부파일 판결문_Celgene Corporation v. Laura A. Peter (Fed. Cir. Jul. 30, 2019).pdf

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