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IP Insight

디자인에 대한 진보성 거절 시 대응 전략

미국  |   Read 68  |   2019-11-22

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디자인에 대한 진보성 거절 시 대응 전략

- Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc,

Nos. 2018-2029, 2018-2030 (Fed. Cir. Sep. 26, 2019) -

 

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 이상희 박사

 

 

. 사건의 쟁점

 

본 사안의 쟁점은 해당 선행 디자인이 주요 선행 문헌(primary prior art references)으로 선정될 수 있는지 여부이다.

 

. 판시 사항

 

1. 디자인특허에 대한 진보성 판단 분석의 전제가 되는 주된 선행 문헌을 찾기 위해, (1)전체적으로 청구 디자인에 의해 만들어진 정확한 시각적 인상(correct visual impression)을 구분하고, (2)기본적으로 동일한 시각적 인상을 가지는 단일의 선행 문헌이 있는지 결정하여야 한다. 이러한 분석을 통해 주된 선행 문헌이 선정되지 않으면 진보성 분석을 멈추고, 당해 청구 디자인을 비자명한 것으로 판단한다.

2. PTAB 심결 중 Linz사의 ’622 디자인특허가 주요 선행 문헌이 될 수 없다고 보아 당해 특허의 진보성을 인정한 부분에 대해서는 파기 환송하고, Samways사의 ’624 영국 출원을 주요 선행 문헌이 될 수 없다고 보아 진보성을 인정한 부분에 대해서는 인용하였다.

 

. 사건의 경과 및 특허심판원 심결

 

Gamon Plus, Inc.(이하 ‘Gamon사’)은 ’646 및 ’645 디자인 특허권자이다. 두 디자인특허는 중력 공급 캔 디스펜서(gravity feed dispenser)에 관한 것이다. 캔 수프를 제조‧판매하는 Campbell Soup Company 및 Campbell Sales Company(이하 ‘Campbell사’)는 상기 디자인특허로 보호되는 Gamon사의 디스펜서를 3,300만 달러에 구매하여 2002년부터 2008년경까지 사용하였다. Campbell사는 Gamon사의 디스펜서가 스프 판매 증가라는 획기적인 변화를 가져왔다고 평가하였다.

그런데 2008년 말 Campbell사는 Gamon사의 디스펜서와 기본적으로 동일한 디자인의 Trinity Manufacturing, LLC(이하 ‘Trinity사’)의 디스펜서를 구매하여 사용하기 시작하였고, Gamon사는 Campbell사 및 Trinity사(통틀어 이하 ‘Campbell사 등’)를 상대로 특허 침해 소송을 제기하였다.

이에 대응하여 Campbell사 등은 Linz사의 U.S. Patent No. D405,622(이하 ‘Linz사의 ’622 디자인특허’)와 Samways사의 G.B. Patent Application No.2,303,624(이하 ‘Samways사의 ’624 영국 출원’)라는 선행 문헌에 비추어, 당해 두 디자인특허의 진보성이 부정된다고 주장하며 특허심판원(Patent Trial and Appeal Board, 이하 ‘PTAB’)에 당사자계 재심(Inter Partes Review, 이하 ‘IPR’)을 신청(petition)하였고, PTAB는 그 절차를 개시하였다.

PTAB는 Gamon사의 상기 두 특허는 진보성이 인정되어 유효하다고 판시하였다. 선행기술로 주장되었던 Linz사의 ’622 디자인특허와 Samways사의 ’624 영국 출원 모두 주요 선행 문헌으로 적절치 않다는 이유에서였다. 이에 Campbell사 등은 연방특허항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 ‘CAFC’)에 항소하였다.

 

(이하생략)

 

첨부파일 [IP Insight_미국] 디자인에 대한 진보성 거절 시 대응 전략_Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc.pdf
첨부파일 판결문_Campbell Soup Company v. Gamon Plus, Inc (Fed. Cir. Sep. 26, 2019).pdf

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