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IP Insight

자연 법칙에 근거한 청구항(Result-Oriented Claims Based on Natural Laws)에 구체적인 방법 적시를 요구하며 특허대상성 부정

미국  |   Read 58  |   2019-11-22

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자연 법칙에 근거한 청구항(Result-Oriented Claims Based on Natural Laws)

구체적인 방법 적시를 요구하며 특허대상성 부정

- American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC,

No. 2018-1763 (Fed. Cir. Oct. 3, 2019) -

 

 

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 이상희 박사

 

 

. 사건의 쟁점

 

본 사안의 쟁점은 자동차 추진축(driveline propeller shafts) 및 라이너(liners)를 제조하는 방법에 관한 특허의 특허대상성(patent eligibility) 인정 여부이다.

 

. 판시 사항

 

1. 문제된 청구항에는 ‘구동축에서 발생하는 서로 다른 2가지 모드의 진동을 동시에 감소시키기 위해 라이너가 튜닝되어야 한다’고만 설시되어 있을 뿐 발명의 목적을 달성하기 위해 구체적인 방법(specific method)은 제시되어 있지 않다. 이는 자연 법칙(a law of nature)을 단순히 적용한 것일 뿐이어서 특허를 받을 수 없는 사법적 예외에 해당한다(Mayo/Alice test Part 1).

2. 3가지 모드의 진동을 각각 감소시키는 방법을 제시하고 있는 선행기술이 존재함을 볼 때, 설사 동 특허를 통해 2가지 모드의 진동을 동시에 줄이는 새로운 결과가 도출된다고 하더라도, 그 목적을 달성하기 위한 라이너 튜닝은 라이너의 알려진 특징들을 단순히 조합하고 조정하는 것에 지나지 않는 통상적(conventional)인 것일 뿐이기에, 사법적 예외를 특허 대상으로 변환시킬만한 발명적 개념도 인정되지 않아(Mayo/Alice test Part 2) 특허대상성이 부정된다.

3. 당해 특허의 특허대상성이 부정된다는 지방법원 판시를 인용한다.

 

. 사건의 경과 및 지방법원 판결

 

American Axle & Manufacturing, Inc.(이하 ‘AAM사’)은 자동차 추진축 및 라이너를 제조하는 방법에 관한 ’911 특허의 특허권자이다. 2015년 12월 18일 AAM사는 Neapco Holdings LLC 및 Neapco Drivelines LLC(통틀어 이하 ‘Neapco사’)를 상대로 ’911 특허 침해 소송을 제기하였다. 이에 대응하여 Neapco사는 ’911 특허는 특허법 제101조상 특허대상성이 없음을 들어 약식판결(summary judgment)을 신청(cross-motions)하였고, 2018년 2월 27일 지방법원은 그 신청을 허여하였다.

추진축은 회전하면서 다양한 모드의 진동과 그에 따른 소음을 발생시킨다. 진동 모드에는 에너지가 세로로(longitudinally) 전달되면서 생기는 Bending mode, 접선으로(tangentially) 전달되면서 발생되는 Torsion mode, 정재파(standing wave)가 원주를 따라 전달되며 생기는 Shell mode의 크게 3가지가 있으며, 이들은 각각 다른 주파수의 소음을 유발한다. 이에 구동축은 대개 이러한 진동을 감소시키기 위한 라이너와 함께 제조된다. 본 사안에서 문제된 청구항 1 및 22는 다음과 같다.

 

(이하생략)

 

첨부파일 [IP Insight_미국] 특허대상적격- American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC.pdf
첨부파일 판결문_American Axle & Manufacturing, Inc. v. Neapco Holdings LLC (Fed. Cir. Oct. 3, 2019).pdf

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