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IP Insight

수리 가능 완제품 제조 산업 특허 포트폴리오 전략에 있어, 개별 부품에 대한 디자인 특허의 중요성

미국  |   Read 57  |   2019-11-22

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수리 가능 완제품 제조 산업 특허 포트폴리오 전략에 있어,

개별 부품에 대한 디자인 특허의 중요성

- Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC,

No. 2018-1613 (Fed. Cir. Jul 23, 2018) -

 

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 이상희 박사

 

 

. 사건의 쟁점

 

본 사안의 쟁점은 (1)문제된 디자인이 ‘기능적(functional)’이어서 당해 디자인 특허권이 무효인지 여부 및 (2)‘특허 소진 및 수리 가능의 원칙(exhaustion and repair doctrine)’이 적용되어 당해 디자인 특허권 행사가 불가능(enforceable)한지 여부이다.

 

. 판시 사항

 

1. 상표법상 심미적 기능성(aesthetic functionality) 원칙의 적용 범위를 디자인 특허에까지 확장시킬 수 없다. 즉 소비자가 완제품과 심미적으로 조화로운 디자인의 부품을 선호한다는 것만으로는 당해 부품 디자인이 기능적이라고 볼 수 없기에 당해 디자인 특허권은 유효이다.

2. 설사 특허권자가 완제품을 판매하였다 하더라도, 매수인 및 후속 취득자가 특허권자의 승인 없이 판매한 대체부품에 대해서는 특허 소진 및 수리 가능의 원칙이 적용되지 않기에, 매수인 및 후행 취득자의 대체부품 판매는 특허 침해를 구성한다. 특허 소진 및 수리 가능의 원칙은 특허권자가 판매하거나 특허권자로부터 승인을 얻어 판매하는 경우에만 적용되기 때문이다.

3. 명백하고 설득력 있는 증거를 들어 입증하지 못하였다는 이유로 ABPA의 주장을 받아들이지 않고, 당해 디자인 특허권은 유효하고 행사할 수 있다고 판시한 지방법원 판결을 인용한다.

 

. 사건의 경과 및 지방법원 판결

 

문제된 D’299 특허와 D’685 특허는 각각 미국에서 가장 많이 팔리는 차량인 Ford Global Technologies, LLC(이하 ‘Ford사’) F-150 픽업트럭의 후드(hood)와 전조등(headlamps) 디자인에 관한 것이다.

 

(이하생략)

 

첨부파일 [IP Insight_미국] 특허 포트폴리오 전략에 있어 개별 부품에 대한 디자인 특허의 중요성_Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC.pdf
첨부파일 판결문_Automotive Body Parts Association v. Ford Global Technologies, LLC, 887 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2018).pdf

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