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특허권 양도 계약 체결 시 유의 사항

미국  |   Read 73  |   2019-11-22

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특허권 양도 계약 체결 시 유의 사항

- Lone Star Silicon Innovations v Nanya Tech. Corp, Nos. 2018-1581, 2018-2582 (Fed. Cir. May. 30. 2019) -

 

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 이상희 박사

 

 

. 사건의 쟁점

 

본 사안의 쟁점은 특허권을 전부 양도(assignment)한 것인지, 단순히 실시허락(license)을 한 것인지 여부이다.

 

. 판시사항

 

1. ‘모든 권리, 소유권, 이익(all right, title and interest)’을 이전(transfer)한다는 내용으로, ‘특허양도계약(patent transfer agreement)’이라는 명칭의 계약을 체결하였다고 하더라도, 특허권 행사 및 이전 등에 있어 그 권리를 축소하는 상당한 제한 사항을 두고 있는 경우, ‘모든 실질적인 권리(all substantial rights)’가 양도되었다고 볼 수 없다. 즉 실시권자에 불과한 Lone Star사에게는 특허법 제281조상 특허침해소송을 제기할 법률상 당사자적격이 인정되지 않는다는 지방법원 판시를 인용한다.

2. 연방민사소송규칙 제19조에 따라 특허권자인 AMD사를 참가(joined)시켜야 하는지 여부에 대한 분석을 거치지 않은 지방법원의 판시에는 오류가 있다고 보아 파기환송한다.

 

. 사건의 경과 및 지방법원 판결

 

2016년 Lone Star Silicon Innovations LLC(이하 ‘Lone Star사’)는 Nanya Technology Corporation, Nanya Technology Corporation U.S.A., Nanya Technology Corporation Delaware, United Microelectronics Corporation, UMC Group(USA)(이하 ‘Nanya사 등’)이 Advanced Micro Devices(이하 ‘AMD사’)의 집적회로 제조와 관련된 여러 건의 문제된 특허를 침해하였음을 이유로 Nanya사 등을 상대로 캘리포니아 북부 지방법원에 특허침해소송을 제기하였다.

AMD사는 Lone Star사에 당해 특허에 대한 ‘모든 권리, 소유권, 이익(all right, title and interest)’을 이전(transfer)한다는 문구가 포함된 ‘특허양도계약(patent transfer agreement)’이라는 명칭의 계약을 Lone Star사와 체결한 바 있다. 하지만 이 계약에는 Lone Star사가 특허권을 행사(enforce)하고 양도하는 데 있어 상당한 제한을 부과하는 조항들을 두고 있었다.

캘리포니아 북부 지방법원은 첫째, 오직 특허권자(patentee) 또는 특허에 대한 ‘모든 실질적인 권리(all substantial rights)’를 취득한 자만이 침해 소송을 제기할 수 있음을 언급하며, 특허권자도 아니고 모든 실질적인 권리를 취득한 자도 아닌 Lone Star사는 단독으로 당해 특허들에 대해 권리를 주장할 수 없다고 판시하였다. 둘째, Lone Star사가 연방민사소송규칙(Federal Rules of Civil Procedure, 이하 ‘FRCP’) 제19조를 근거로 필수적 당사자(necessary party)로서 AMD사와의 공동 소송 진행을 요청한 데 대해, 이는 부당한 선입견(unfairly prejudice)을 주거나 단지 이목을 끌기 위한 술책(gimmick)으로 활용될 뿐이라는 이유로 이를 받아들이지 않았다. 이에 Lone Star사는 연방특허항소법원(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, 이하 ‘CAFC’)에 항소하였다.

 

(이하생략)

 

첨부파일 [IP Insight_미국] 특허권 양도 계약 체결 시 유의 사항_Lone Star Silicon Innovations v Nanya Tech. Corp.pdf
첨부파일 판결문_Lone Star Silicon Innovations v Nanya Tech. Corp. (Fed. Cir. May. 2019).pdf

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