ITC Ltd. v. Central Park Estates Private Ltd., 2022 Del 3454에 대한 추가 시사점

작성자 외부자문단

(1) 플랫폼을 통한 거래 활성화 추세

 온라인 플랫폼을 통한 거래가 활성화되고, 해외직구 등을 활용한 국가간 거래도 활발해지고 있기 때문에 상표의 저명성, 주지성을 주장하고 입증하는 자료 등이 이전처럼 해당 국가, 지역의 범위로 한정되지 않고 국경을 초월한 범위로 더욱 확대될 가능성이 높다는 점에서 인도의 최근 해당 판례가 의미가 있다.

(2) 상표의 속지주의 원칙 완화 추세

 최근 중국에서 개정된 '상표심사심리지침'을 보면 '일정한 영향력이 있는 타인의 선사용상표' 에 대한 지역적 범위가 완화되어, '중국 본토에서 사용되어 공중에게 알려진 상표' 라는 부분이 삭제되었는데, 유통 환경의 급격한 변화 등을 고려해 볼 때 상표의 저명성, 주지성을 입증하는 지역적 범위는 중국과 같이 향후 여러 국가에서 점점 완화될 가능성이 높을 것이다. 한국은 34-1-11, 13호 정리가 잘 되어 있다.

(3) 저명성 입증자료 전략적 준비 필요

 인도의 경우 이전부터 국경을 초월한 명성과 신용을 바탕으로 저명상표의 지위를 부여해왔다고 하나, 지금처럼 온라인 거래와 인터넷을 통한 홍보 등이 활발한 환경에서 상표의 저명성 입증을 위한 자료 확보는 이전보다 훨씬 용이할 것으로 보인다.   본 판례는 매출액이 크지 않는 레스토랑 관련 서비스권 분쟁이지만 해당 상표에 대한 저명성을 인정한 것이다. 이에 국내 K-Brand 보호를 위해 이러한 판례추세를 충분히 인지하고, 활용해서 상표의 저명성, 주지성을 주장하는데 더 다양한 방법과 접근을 시도해볼 필요가 있을 것이다. 또한 평상시에도 그러한 부분을 입증할 수 있는 자료들을 전략적으로 수집하고 준비해나가야 할 것이다.

(4) 저명상표로 인정받는 경우의 이점

 우리나라에서는 주지·저명상표와 같은 유명상표는 법에 의해 일반상표보다 더 강하게 보호된다. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률은 등록되거나 등록되지 않은 주지·저명상표를 타인이 무단으로 사용하면, 민사적·형사적 제재를 할 수 있게 한다. ​주지상표의 효력은 대상 상품이 동일·유사한 경우까지 미치나, 저명상표의 효력은 동일·유사 상품의 범위를 넘어선 이종상품에까지 미치며 저명상표의 식별력이나 명성을 손상시킬 염려가 있는 경우에까지 미칠 수 있다.