공개된 하나 이상의 특허 청구항이 가출원 명세서에 의해 뒷받침되지 않으면

출원일의 우선권을 주장할 수 없다고 밝힌 연방순회항소법원

- Dental Monitoring SAS v. Align Techonlogies, Inc. -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 황 규 철 전문위원

Dental Monitoring SAS (이하 “Dental Monitoring”)는 환자의 치열궁(dental arch) 이미지를 획득하고 분석하는 방법에 관한 미국 특허 제10,755,409호 (이하 “’409 특허”)를 소유한 회사이다. 특허가 청구된 방법은 (1) 치열궁의 이미지를 획득하는 단계; (2) “딥러닝 장치(deep learning device)”를 사용하여 상기 이미지를 분석하는 단계; (3) “이미지 속성값(value for an image attribute)”을 결정하는 단계; (4) 상기 이미지 속성을 “설정값(setpoint)”과 비교하는 단계; 그리고 (5) 필요한 경우 작업자가 새로운 영상을 획득하도록 안내하기 위해 상기 비교에 관한 메시지를 전송하는 단계로 구성된다.

Align Technology, Inc. (이하 “Align”)는 특허심판원에 ’409 특허의 청구항 1-15의 유효성을 다투는 무효 심판(inter partes review)을 청구했다. 특허심판원의 심리 과정에서, 당사자들은 특히 청구항 1의 “학습 기반에 의해 훈련된 딥러닝 장치에 의한 분석 영상의 분석”이라는 용어의 특허성에 대해 다투었다. 특허심판원은 유효성에 의문이 제기된 청구항들이 (1) 세계지식재산기구(WIPO) 특허 출원 공개공보 WO 2016/066651 A1 (“Salah”), (2) 미국 특허 출원 공개공보 2021/ 0068923 A1 (“Carrier”), 그리고 (3) 합성곱 신경망(convolutional neural networks)에 관한 간행물 논문 (“Maninis”)이라는 3가지 선행 기술 문헌의 결합으로 자명하므로(obvious) 특허를 받을 수 없다(unpatentable)고 결정했다.

본 건과 관련하여 중요한 점은, 특허심판원이 외국 우선권 출원에 근거한 ’409 특허의 유효 출원일이 Carrier의 가출원 출원일과 Carrier의 정식 출원 출원일 사이에 위치한다는 점을 확인한 것이다. 따라서, Carrier가 선행 기술로 자격을 갖는지는, Carrier가 정식 출원 출원일뿐만 아니라 미국 개정 특허법(AIA) 제102조(d)(2)에 따라 가출원의 출원일을 인정받을 권리가 있는지에 근거하게 되었다.

Dental Monitoring은 Dynamic Drinkware, LLC v. National Graphics, Inc. 판결에 따라, Carrier가 가출원의 출원일을 주장하기 위해서는 Carrier 정식 출원 특허의 적어도 하나의 청구항이 가출원의 기재 요건(written description)에 의해 뒷받침되어야 한다고 주장했다. 그러나 특허심판원은 이를 받아들이지 않았다. 대신, 특허심판원은 자신의 선례적 심결인 Penumbra 사건에 의존하여, Dynamic Drinkware의 상세한 설명 분석은 개정 전(Pre-AIA) 특허법에만 적용될 뿐, 개정 특허법 제102조에 따른 선행 기술 결정에는 적용되지 않는다고 결론지었다.

Penumbra 법리를 적용하여, 특허심판원은 개정 특허법 제102조(d)(2)항의 목적상, 참조 특허가 제119조 및 제120조의 “절차적 요건”을 충족하고 선출원이 “참조 특허에서 근거하는 발명의 대상을 기술”하고 있는 한, 해당 참조 특허는 선출원의 우선권을 주장할 수 있다고 판시했다. 특허심판원은 Carrier의 가출원이 무효 심판 청구에서 의존한 발명의 대상을 기술하고 있다고 판단하여, Carrier가 가출원 출원일로 선행 기술 자격을 갖춘다고 결론 내렸다.

이에 Dental Monitoring은 연방순회항소법원에 항소했다.

(전문은 첨부파일 참조)