선행기술의 결합 동기부여와 저해요인을 고려하여 진보성을 인정한 일본 지적재산고등재판소

令和7年（行ケ）第10048号

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 이 정 아 전문위원

피청구인/피고 株式会社大塚製薬工場(주식회사 오츠카제약공장, 이하 “오츠카”)는 일본 제약회사로 일본 특허 제4171216호(이하 “대상 특허”)의 권리자이다. 오츠카는 대상 특허를 2002년 1월 16일에 출원하여 2008년 8월 15일 등록하였다.

청구인/원고 소송의 승계인 エイワイファーマ 株式会社(에이와이파마 주식회사, 이하 “에이와이”)는 2013년 이 사건 항소심의 원고인 陽進堂ホールディングス株式会社(요신도홀딩스 주식회사, 이하 “요신도”)와 아지노모토제약의 합작으로 설립되어 수액·주사제 및 투석 관련 의약품을 제조·판매한 제약회사이다. 이후 요신도 계열사의 완전자회사가 되었다.

양사간의 특허 분쟁은 에이와이파마가 제조·판매하고 요신도가 판매한 고칼로리 수액제제 ‘원팔(ワンパル) 1호·2호 수액’에 대하여 오츠카제약공장이 특허 제4171216호의 침해를 주장하면서 시작되었다. 에이와이는 대상 특허에 대해 반복적으로 무효심판을 청구하였으며, 이에 대응하여 오츠카제약공장은 청구범위를 여러 차례 정정하였다.

에이와이는 이 사건 이전 대상 특허에 대하여 3건의 무효심판을 청구하였다. 각 심판이 진행되는 동안 오츠카는 3번 청구항 정정청구를 하였고, 법원은 3차례 모두 받아들인 후 무효심판 청구를 기각하였다.

에이와이는 2017년 4월 3일에 1차 무효심판(無效2017-800045号)을 청구하였고, 오츠카는 2018년 2월 13일 청구항 1∼3, 5∼11에 대하여 특허청에 1차로 정정청구를 하였다. 2018년 10월 23일 청구한 2차 무효심판(無效2018-800128号)에서 오츠카는 無效2017-800045号에서 발생한 청구항 번호 표시 오기를 정정하는 2차 정정청구를 하였고, 특허청은 오츠카의 주장을 받아들였다. 에이와이가 2019년 11월 22일 청구한 3차 무효심판(無效2019-800100号)에서 오츠카는 2차 정정 후 청구항 1∼9, 10, 11에 대하여 3차 정정청구를 하였다. 특허청은 3차 정정청구 역시 인용하였다.

2023년 5월 30일, 에이와이는 대상 특허의 청구항 10과 11에 대한 4차 무효심판을 청구하였다. 오츠카는 2024년 5월 7일 특허청 심판부에 청구항 10(이하 “정정발명 10”)과 11(이하 “정정발명 11”)에 대하여 4차 정정청구를 하였다.

(전문은 첨부파일 참조)