소프트웨어 특허의 기능식 청구항에 대한 35 U.S.C. § 112(f) 적용기준을 구체화한  연방특허법원

TrackTime LLC v. Amazon.com Services LLC

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 이 정 아 전문위원

원고/항소인 TrackTime, LLC (이하 “TrackTime”)는 U.S. Patent No. 8,856,638 (이하 “638”)와 8,862,978(이하 “978 특허”)의 권리자로 NPE로 분류되는 기업이다.

TrackTime은 피고/피항소인 Amazon.com Services LLC와 Audible, Inc. (이하 “Amazon”)가 Amazon Music X-Ray Lyrics와 Kindle Audible Immersion Reading 서비스가 대상 특허의 텍스트 기반 멀티미디어 탐색 기술을 실시한다고 주장하며 2018년 델라웨어 연방지방법원에 소를 제기하였다.

이에 대해 Amazon은 피고 제품이 대상 특허를 침해하지 않았으며, 쟁점 청구항은 35 U.S.C. §101의 특허 적격성 요건을 충족하지 못하고, §102에 따른 신규성 및 §103에 따른 비자명성도 결여되어 무효라고 항변하였다.

2023년 9월 13일부터 19일까지 열린 재판에서 배심원은 '638 특허 청구항 1과 9에 대하여 피고 제품이 이를 침해하지 않았고, 해당 청구항은 신규성 및 자명성이 결여되어 무효라고 평결하였다. 한편 '978 특허 청구항 1과 2는 배심원 재판 전에 연방지방법원이 불명확성을 이유로 무효라고 판단하였다.

이 사건에서 연방지방법원은 ① “multimedia (멀티미디어)”의 의미와 ② '978 특허 청구항의 “executable program code configured to facilitate annotation of a portion of said synchronization index (상기 동기화 인덱스의 일부에 대한 주석 기능을 수행하도록 구성된 실행 가능한 프로그램 코드)” 및 “executable program code configured to synchronously play said associated multimedia with said synchronization index (상기 동기화 인덱스와 연동하여 상기 관련 멀티미디어를 동기적으로 재생하도록 구성된 실행 가능한 프로그램 코드)”가 35 U.S.C. §112(f) 적용 대상인가 하는 부분을 중심으로 청구항을 해석하였다.

(전문은 첨부파일 참조)