연방지방법원의 Sotera Stipulation 위반 인정을 이유로 한 IPR 종료 주장은  35 U.S.C. § 314(d)에 따라 사법심사 대상이 될 수 없다고 판단한 연방특허법원

Hafeman v. Google LLC

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 이 정 아 전문위원

피청구인/항소인인 Carolyn W. Hafeman(이하 “Hafeman”)은 US Patent 9,892,287; 10,325,122; 10,789,393 (이하 “287 특허”; “122 특허”; “393 특허”)의 권리자이다. 세 건은 모두 소유자가 컴퓨터를 분실 또는 도난당했을 때 찾을 수 있도록 하는 발명이다.

Hafeman은 2021년 7월 텍사스 서부 연방지방법원에 LG Electronics, Inc.(이하 “LG”)를 상대로 대상 특허 3건에 관한 침해의 소를 제기하였다.

이에 대하여 LG의 공급사인 Google과 Microsoft가 2022년 7월 8일 LG를 실질적 이해당사자(real party in interest)로 명시하여 6건의 IPR을 청구하였다. 특허당 2건씩으로, 1건은 AIA 이후 우선일을 전제로 한 선행기술 공격, 다른 하나는 우선일을 전제하더라도 AIA 이전 선행기술로 무효라는 공격이었다.

Hafeman은 병행 지방법원 소송의 존재, 상당한 소송 투자, 임박한 공판 일정 등을 들어 당시 Vidal 국장의 재량적 개시 거부 지침(2022. 6. 21. 잠정 지침)에 따라 개시를 거부해야 한다고 주장하였다.

2022년 11월 Hafeman의 개시 반대 의견서 제출 후, LG는 지방법원에 ‘Sotera stipulation'을 제출하였다. IPR이 개시되면 해당 절차에서 ’제기하였거나 합리적으로 제기할 수 있었던 어떠한 무효 근거도 지방법원에서 주장하지 않겠다는 취지였다. Google과 Microsoft는 이러한 약속으로 병행소송과 IPR 사이의 중복 심리 우려가 해소되었으므로, Director Guidance에 따라 IPR을 개시하여야 한다고 주장하였다.

(전문은 첨부파일 참조)