Lanham Act 사건에서 Forum Selection Clause 의 해석에는 주(州) 계약법을, 집행에는 연방법을 적용한  연방항소법원

Vaughn Boyd; SWI-De LLC v. Deadwood Tobacco Company

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 이 정 아 전문위원

원고/항소인인 Vaughn Boyd(이하 “Boyd”)는 피고/피항소인 Deadwood Tobacco Company Corporation (이하 “DTC”)의 창업자이다. DTC는 Deadwood에 있는 시가(cigar) 바와 판매를 겸하고 있는 법인이다. 다른 원고인 SWI-DE, LLC, d/b/a Drew Estate(이하 “Drew Estate”)는 1996년에 창립한 세계 최고 시가 제조사 중 하나로 DTC에 제품을 납품하고 있다.

2009년 초 Boyd와 Drew Estate는 DEADWOOD TOBACCO CO. SWEET JANE을 제조하여 DTC에만 독점 납품(shop-exclusive)을 하기로 합의하였고, 2013년과 2014년에는 DEADWOOD TOBACCO CO. FAT BOTTOM BETTY, DEADWOOD TOBACCO CO. CRAZY ALICE에 대한 독점 납품 계약을 체결하였다. 납품 계약에 따라 Drew Estate는 세 브랜드에 여성의 얼굴을 형상화한 ‘sugar skull’ 이미지를 만들어 DTC 표장을 넣어 제조·판매하였다. 대상 표장의 상표권자는 DTC였다.

해당 이미지들은 척박한 서부 개척 시대의 유흥가를 배경으로 한 강인한 여성들이라는 서사를 형성하였고, Boyd는 세 개의 브랜드(“대상 표장”)를 “YUMMY BITCHES”로 묶어 홍보하고 판매하여 명성을 얻게 되었다.

원고들은 2016년부터 전국적으로 판매망을 넓혔고, 이 과정에서 DTC는 Drew Estate에 전국적인 독점 사용권을 설정하여 ‘DEADWOOD by Drew Estate’ 표장을 사용할 수 있도록 하였다.

2018년 4월 1일 Boyd는 DTC를 William Rectenwald에게 매각하였다. 해당 매매 계약에서 대상 상표는 제외되었고, DTC는 세 건 상표권 전체와 goodwill(영업신용)을 Boyd에게 양도하였다.

매각 계약 후 DTC는 새로운 시가 브랜드를 출시하고 판매, 홍보하였다. Boyd는 새로운 브랜드가 기존의 독점 사용권 설정 브랜드와 유사하여 혼동을 일으킬 가능성이 있으며, 자신이 개발하고 소유한 대상 표장의 ‘goodwill’을 이용하여 침해 제품을 유통하고 있다고 주장하였다. 또한, DTC가 Boyd, Drew Estate 어느 쪽의 허락도 받지 않고 대상 표장을 매각 후 개발한 브랜드의 시가 판매에 이용하고 있다고도 강조하였다.

(전문은 첨부파일 참조)