상표권 침해를 인정하면서도 영구 금지 명령의 범위를 제한한 美연방순회항소법원

-  Trojan Battery Co. LLC v. Golf Carts of Cypress LLC -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 황 용 규 변리사

본 사안은 상표권 침해를 인정하면서도 영구 금지 명령의 범위를 제한한 항소법원 판결에 관한 것이다.

Trojan Battery Co. LLC (트로잔 배터리社, 이하 원고)는 1925 년에 설립된 미국 캘리포니아주 소재에 본사를 둔 골프카트용 배터리를 제조, 판매하는 전문 제조업체이다. 원고는 특히 골프카트용 배터리 시장의 선도기업으로 잘 알려져 있고, 전기 배터리, 배터리용 키트, 딥사이클 전기 배터리에 사용되는 TROJAN® 상표에 관한 3 건의 미국 등록 상표를 보유하고 있다. 

항소법원은 ① 영구 금지 명령 자체는 필요하지만, ② 모든 상품과 서비스에까지 적용한 것은 지나치게 광범위하여 재량권 남용에 해당한다고 보고, 이에 따라 ③ 영구 금지 명령 중 그 범위에 관한 부분을 파기하고, ④ 골프카트 및 골프카트 배터리 시장에 한정하여 다시 정하도록 환송하였다.

대상 판결은 상표권 침해와 관련된 영구 금지 명령의 범위를 판단함에 있어, ① 상표권 침해가 인정되더라도 영구 금지 명령의 범위가 무제한 확대될 수 없고, ② 영구 금지 명령의 범위가 혼동가능성이 발생한 상품에 한정되는 점을 명확히 점에서 의미가 있다. 

(전문은 첨부파일 참조)