청구항의 수치 한정을 충족하지 않고 출원경과 금반언이 적용된 경우,
균등 침해를 부정한 美연방순회항소법원

-  Actelion Pharms. Ltd. v. Mylan Pharms. Inc -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 황 용 규 변리사

본 사안은 청구항의 수치 한정을 충족하지 않고 출원경과 금반언이 적용되는 경우, 균등 침해를 부정한 항소법원 판결에 관한 것이다.

Actelion Pharms Ltd(엑텔리온社, 이하, 원고)는 스위스에 본사를 두고 있는 바이오 제약 회사로 희귀질환 치료제를 전문적으로 개발하고 있고, 특히 폐동맥 고혈압 치료 분야의 세계적인 선도 기업으로 알려져 있다. 원고는 폐동맥 고혈압 질환 치료에 사용되는 동결 건조 에포프로스테놀 제형에 관련 특허(미국 특허 제 8,318,802 호 및 제 8,598,227 호, 이하 각각 802 특허, 227 특허)의 특허권자이다. 

항소법원은 ① 청구범위를 pH 12 초과에서 pH 13 이상으로 축소한 것은 진보성 흠결을 극복하기 위한 것이며, 심사관은 pH 13을 진보성을 인정하는 핵심 기준으로 보고, ② 출원경과 금반언이 적용되어 특허심사 과정에서 포기한 pH 13 미만의 범위를 균등론으로 다시 주장할 수 없으므로 균등 침해는 인정되지 않는다고 판시하였다.

대상 판결은 제네릭 의약품과 관련된 균등 침해 판단에서, 특허 거절 이유를 극복하기 위하여 청구범위를 축소하여 보정한 경우, 출원경과 금반언에 따라 이를 균등론으로 다시 주장할 수 없음을 명확히 한 점에서 의미가 있다.

(전문은 첨부파일 참조)