복잡하고 예측 불가능한 기술 분야에서 

명세서는 더 상세한 설명을 제공해야 한다고 강조한 연방순회항소법원

- Wyeth LLC v. Astrazeneca Pharmaceuticals LP -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 황 규 철 전문위원

Wyeth LLC (이하 “Wyeth”)는 미국 특허 제10,603,314호 (이하 “’314 특허”)와 제10,596,162호 (이하 “’162 특허”)를 보유한 회사이다. ’314 특허와 ’162 특허는 암 치료의 방법에 관한 것으로, 구체적으로 대상 특허들은 게피티닙(gefitinib) 및/또는 에를로티님(erlotinib)에 내성이 있는 비소세포폐암(non-small cell lung cancer, “NSCLC”)을 치료하기 위해 비가역적 억제제(irreversible inhibitors)를 사용하는 방법을 청구한다. 비소세포폐암은 세포의 성장과 분열을 조절하는 수용체 티로신 키나아제(tyrosine kinase)인 표피성장인자 수용체(the epidermal growth factor receptor, “EGFR”)의 과활성화(overactivity)와 관련이 있다. NSCLC 치료에 사용되는 EGFR 티로신 키나아제 억제제(‘TKI’)로 알려진 약물들은 EGFR의 특정 영역에 결합하여, 방치하면 암세포 성장을 촉진하게 될 신호 전달 경로를 억제한다.

게피티닙(gefitinib)과 에를로티닙(erlotinib) (합쳐서 “g/e”)은 “가역적(reversible)” 억제제로, EGFR 수용체와 비공유 결합을 형성하여 시간이 지나면 분리된다. 그 결과, “g/e와 같은 가역적 억제제 사용의 중대한 한계는 환자들이 초기에는 치료에 반응을 보이더라도 이후 치료 효과에 대한 내성이 생길 수 있거나, 애초에 EGFR-TKI에 전혀 유의미한 수준으로 반응하지 않을 수 있다는 점이다.” 대상 특허들은 “비가역적(irreversible)” EGFR 억제제를 사용하여 이러한 단점을 해결하고자 한다. 즉, 대상 특허들은 EGFR의 특정 위치에 있는 특정 아미노산과 공유 결합(covalent bond)을 형성하는 “비가역적” EGFR 억제제를 사용하여 “g/e에 내성이 생긴 비소세포폐암”을 치료하는 방법을 청구한다.

명세서는 청구된 “비가역적 EGFR 억제제”가 “EGFR의 시스테인 773(cysteine 773)에 결합하는 임의의 화합물(any compound)”일 수 있다고 공개하고 있다. 이어서 명세서는 그러한 EGFR 억제제의 구체적인 예시로 총 3가지 화합물(즉, EKB-569, HKI-357, HKI-272)을 기술한다. 이 3가지 화합물을 대상으로 하는 시험관(in vitro) 실험을 설명하면서, 명세서는 그 결과가 “EGFR 돌연변이를 보유한 비소세포폐암 세포의 사멸이 증가했음을 입증한다.”라고 기술하고 있다.

명세서는 또한 “대상 발명의 치료용 조성물, 예컨대 비가역적 EGFR 억제제는 예를 들어 단위 용량의 주사에 의하는 것처럼, 관행적으로 정맥에 투여된다.”라고 개시하고 있다. 명세서는 더 나아가 청구된 “단위 용량”이 “피험자를 위한 단일 용량으로써 적합하도록 물리적으로 분리된 단위로서, 각 단위는 요구되는 희석제(즉, 운반 수단 또는 매개체)와 결합하여 원하는 치료 효과를 내도록 계산된 예정된 양의 활성 물질을 함유하는 것”을 지칭한다고 기술한다. “환자에게 [단위 용량을] 매일 투여하는 것”이라는 청구항 요건과 관련하여, 명세서는 환자에게 그러한 치료 효과를 달성하기 위한 단위 용량을 계산하는 것은 “사용된 특정 화합물, 투여 경로 및 치료 대상 질환의 중증도”뿐만 아니라, 추가로 “치료받을 피험자, 활성 성분을 활용하는 피험자의 신체 시스템 능력, 그리고 원하는 치료 효과의 정도에 달려 있다고 설명한다.”

2021년 9월, Wyeth는 Astrazeneca Pharmaceuticals LP (이하 “Astrazeneca”)의 비가역적 EGFR 억제제인 Tagrisso (osimertinib)의 홍보, 유통 및 판매 행위가 ’314 및 ’162 특허 침해를 유도했다고 주장하며 델라웨어 연방지방법원에 소송을 제기했다. 지방법원은 “단위 용량(unit dosage)” 용어를 포함한 여러 청구항 용어를 해석했다. 지방법원은 “청구의 치료 방법들이 특정 효소 부위에 공유 결합하는 비가역적 EGFR 억제제의 ‘단위 용량’을 매일 투여하는 것을 포함한다.”라고 설명했다. 지방법원은 명세서가 “단위 용량”을 “명시적으로 정의”하고 있음을 확인하고, 최종적으로 다음의 정의를 채택했다. 즉, “피험자를 위한 단일 용량으로 적합한 물리적으로 분리된 단위로서, 각 단위는 요구되는 희석제(즉, 운반 수단 또는 매개체)와 결합하여 원하는 치료 효과를 내도록 계산된 예정된 양의 활성 물질을 함유하는 것”이다.

이러한 가변적 요인들을 고려하여, 명세서는 “활성 성분의 정확한 양은 의사의 판단에 좌우되고 개인마다 고유하다.”라고 기술하고 있다. 추가적인 지침과 관련하여, 명세서는 “숙련된 기술자는 각 환자에 대한 유효 용량을 잘 알고 있다.”라고 설명하며, “일반적으로 대상 발명의 화합물은 체중 1kg당 약 0.5~1,000mg 일일 용량으로 투여할 때 만족스러운 결과를 얻는다.”라고 제시하고, “일일 총용량은 약 1~1,000mg, 바람직하게는 약 2~500mg일 것으로 추정된다.”라고 덧붙이고 있다.

소송이 진행되고 5일간의 재판 후, 배심원단은 대상 청구항들이 무효가 아니고 Astrazeneca가 대상 청구항들을 침해하도록 유도했다고 결론짓고, Wyeth에 1억 750만 달러의 손해배상금을 지급하라고 평결했다. Astrazeneca는 상기 평결 후 법률상 판결(JMOL)을 재청구하며, 합리적인 배심원이라면 해당 특허들이 유효하다고 판단할 수 없었을 것이라고 주장했다. 항소심과 관련하여, Astrazeneca는 대상 청구항들이 실시 가능성의 결여(lack of enablement)로 무효라고 주장했다. 구체적으로, Astra -zeneca는 “대상 특허들이 ‘원하는 치료 효과를 내도록 계산된 예정된 양의 활성 물질인 단위 용량’을 통한 치료 방법을 청구하고 있으나, 정작 이를 실시할 방법을 개시하지 않고 있다.”라고 주장했다. Astrazeneca의 주장에 따르면, 단 하나의 화합물 단위 용량을 찾아내는 것조차 매우 예측 불가능하며, 엄청난 양의 연구와 실험을 요구한다. 더 나아가, Astrazeneca는 대상 특허들이 “단위 용량”의 범위를 1~1,000mg 및 2~500mg으로 규정하고 있지만, 이러한 범위는 너무나 광범위하고 숙련된 기술자가 적합한 용량을 결정하기에는 설명이 불충분하다고 주장했다.

Wyeth는 이에 동의하지 않으며, “대상 특허들이 EGFR 경로를 차단하고 암세포를 죽이는 바람직한 치료 효과를 달성할 수 있는 ‘단위 용량’에 대해 충분히 개시하고 있으며, 임의의 비가역적 EGFR 억제제에 대한 용량을 결정하는 것이 과도한 실험을 요하지는 않을 것”이라고 주장했다. Wyeth는 AstraZeneca의 주장이 독성, 안전성, 및 유효성이라는 임상 요건을 부당하게 추가하려 하는 것이며, 이는 FDA의 관할 영역에 속한다고 덧붙였다.

지방법원은 합리적인 배심원이라면 대상 청구항들이 유효라고 판단할 수는 없었을 것이라고 결론 내리며, 실시 가능성 결여를 이유로 청구항 무효의 법률상 판결을 인용했다. 분석의 도입부에서, 지방법원은 대상 청구항들이 “FDA 승인이나 임상적 유효성”을 요건으로 하지 않음을 명확히 했다. 동시에, 지방법원은 대상 특허들이 단지 ‘암세포를 사멸시키는 방법’만을 청구하고 있다는 Wyeth의 성격 규정을 배척했다. 오히려, 지방법원은 대상 특허들이 ‘환자에게 매일 투여’되어야 하는 ‘단위 용량’으로 ‘환자 내에서’ g/e에 내성이 있는 비소세포폐암을 치료하는 방법을 청구하고 있다고 설명했다. 즉, 법원은 대상 청구항들이 FDA가 요구하듯이 “이상적이거나 최선의 복용량”을 요구하지는 않지만, “‘단위 용량’이 환자에게 ‘바람직한 치료 효과를 산출할 것’은 반드시 요구하고 있다.”라고 결론지었다.

지방법원은 이어서 재판에서 제출된 증거들을 검토했다. 지방법원은 AstraZeneca가 명백하고 설득력 있는 증거를 제시했으므로, 합리적인 배심원이라면 대상 특허들이 숙련된 기술자가 과도한 실험 없이 청구의 비가역적 EGFR 억제제의 “단위 용량”을 환자에게 투여할 수 있도록 실시 가능성을 제공했다고 판단할 수는 없었을 것이라고 결론지었다. 지방법원은 (1) 명세서가 환자에게 투여되는 단위 용량에 대한 효과적인 실시 예를 전혀 개시하지 않았다는 점, 그리고 (2) 환자에게 치료 효과를 달성하는 데 필요한 용량을 포함하여 개시된 일부 용량 수준이 유독할 것이라는 AstraZeneca의 반박되지 않은 증거를 강조했다.

지방법원은 환자 치료를 위한 단위 용량이 유독한 용량을 피해야 한다는 점에 동의한 Wyeth 측 전문가들의 재판 증언, 그리고 명세서에 개시된 용량 범위가 개시된 화합물 중 2개에 대해 최대 용인 용량을 초과하고 나머지 3번째 화합물에 대해서도 초과할 가능성이 있음을 인정한 증언에 근거했다. 또한, 지방법원은 특허 출원 이후 발표된 2008년 Godin-Heymann 논문을 인용하며 “약물 독성으로 인해 시험관 내에서 요구되는 농도를 환자에게는 적용하지 못할 수 있다.”라고 설명한 대상 특허들 발명자들의 증언에도 근거했다.

이러한 증거들을 고려하여, 지방법원은 대상 특허들이 숙련된 기술자에게 “청구의 발명을 실시하기 위해 ‘반복적인 시행착오적 접근 방식을 수행할’ 부담을 지우는 단지 출발점이자 향후 연구를 위한 방향 제시만을 제공했다.”라고 결론지었다. 지방법원은 또한 대상 특허들이 숙련된 기술자가 치료 용량 범위를 결정하기 위해 화합물을 신뢰성 있게 가려낼 수 있는 지침을 제공하지 않으므로, 적절한 단위 용량을 달성하는 데 필요한 실험이 통상적인 수준에 그치지 않을 것이라고 설명했다. 요약하면, 지방법원은 “’314 및 ’162 특허의 청구항들이 특허법 제112조(a)항의 실시 가능성 요건을 충족하지 못해 무효”라고 판시하고, AstraZeneca의 무효의 법률상 판결 신청을 인용했다.

Wyeth는 이에 연방순회항소법원에 항소했다.

(전문은 첨부파일 참조)