가출원 시 명세서에 적절한 설명이 없으면

정식 특허 출원에서 우선권을 주장할 수 없다고 판단한 연방순회항소법원

- Enanta Pharmaceuticals, Inc. v. Pfizer, Inc. -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 황 규 철 전문위원

Enanta Pharmaceuticals, Inc. (이하 “Enanta”)는 미국 특허 제11,358,953 (이하 “’953 특허”)를 보유하고 있다. ’953 특허는 2021년 11월 9일에 접수된 정식 출원(non-provisional application)을 통해 등록된 특허로, 코로나바이러스의 복제 활성을 억제하는 화합물 및 그 방법에 관한 기술을 다루고 있다.

’953 특허는 2020년 7월 20일을 우선일로 하는 Enanta의 미국 가출원 63/ 054,048 (이하 “’048 가출원”)의 우선권을 주장한다. ’048 가출원과 ’953 특허 모두 “치환된(substituted)”이라는 용어의 정의를 제공하며, “치환기(substituents)”에 해당하는 수십 개의 화학 화합물과 작용기를 나열하고 있다. ’048 가출원과 ’953 특허의 정의는 실질적으로 동일하지만, 하나의 결정적인 차이점이 있다. ’048 가출원에는 “—NHC(O)—C2-C12-alkyl”이라고 적혀 있지만, ’953 특허에는 “—NHC(O)—C1-C12 -alkyl”로 기재되어 있다는 점이다. 아래첨자의 숫자는 알킬기(alkyl group)의 탄소 원자 수를 의미하는데, “C2-C12”는 탄소 수가 2개~12개인 알킬기 범위를 뜻하고, “C1-C12”는 여기에 탄소 수 1개짜리 알킬기까지 추가로 포함하는 개념이다.

2021년 4월 6일, Pfizer Inc. (이하 “Pfizer”)는 코로나바이러스 감염증 치료제인 팍스로비드(Paxlovid®)의 주성분이 될 단백질 분해 효소(protease) 억제제 니르마트렐비르(nirmatrelvir)를 공개하는 발표 자료를 대중에 공표했다. 위 니르마트렐비르의 분자 구조를 보면, “A”라는 작용기에 “—NHC(O)—C1-alkyl”이 치환된 형태를 취한다.

Enanta는 2021년 7월 9일, ’048 가출원에 오타가 있음을 깨달았다고 주장했다. 즉, ’048 가출원에 “—NHC(O)—C2-C12-alkyl”의 “C2”는 원래 “C1”이었어야 했다는 것이다. 이에 따라, Enanta는 2021년 7월 19일 정식 출원을 제기했고, 이후 여러 건의 계속출원을 거쳐 최종적으로 '953 특허'가 등록되었다. 이 과정에서 Enanta는 ’048 가출원에 기재되었던 “—NHC(O)—C2-C12-alkyl”를 “—NHC(O)—C1-C12-alkyl”로 변경하여 등재했다.

022년 6월, Enanta는 Pfizer의 팍스로비드 제품이 ’953 특허의 청구항들을 침해했다고 주장하며 소송을 제기했다. Pfizer는 반소를 제기하여 해당 특허가 무효라고 주장했고, 이후 ’953 특허의 대상 청구항들이 선행 기술에 의해 신규성이 상실되어 무효라는 약식 판결(summary judgment)을 신청했다. Pfizer는 ’953 특허에 적힌 “—NHC(O)—C1-alkyl”이라는 내용이 ’048 가출원의 “—NHC(O)—C2-C12-alkyl”에 의해 뒷받침되지 않으므로 ’048 가출원의 우선권을 주장할 수 없으며, 그 사이에 자신들이 공개한 니르마트렐비르가 대상 청구항들의 선행 기술이 된다고 주장했다. 반면, Enanta는 명백한 오타를 바로잡기 위해 수정한 것이므로 ’048 가출원에 없던 새로운 사항을 추가한 게 아니며, 따라서 ’048 가출원의 우선권을 인정받아야 한다고 주장했다.

지방법원은 Pfizer의 약식 판결 신청을 인용하며, ’048 가출원의 “C2”가 법원이 마땅히 바로잡을 권한을 가진 명백한 오타가 아니라고 결론 내렸다. 따라서, ’048 가출원의 “—NHC(O)—C2-C12-alkyl”를 ’953 특허의 “—NHC(O)—C1-C12-alkyl”로 변경한 행위는 특허의 권리 범위를 허용되지 않는 방식으로 확장한 것이며, 결과적으로 ’953 특허는 ’048 가출원의 우선권을 인정받을 수 없다고 판단했다. 이에 따라, 지방법원은 ’953 특허의 소급 우선일 이전에 이루어진 Pfizer의 니르마트렐비르 공개가 Enanta 특허 청구항들의 신규성을 상실시켰다고 결론지었다. 이에, Enanta는 연방순회항소법원에 항소했다.

(전문은 첨부파일 참조)