직무발명 보상 판단 시 대상 특허가 표준필수특허 목록에 기재되어 발생한 수익도 

'사용자 등의 독점적 이익'에 해당한다는 일본 지적재산고등재판소

令和6年（ネ）第10040号

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 이 정 아 전문위원

피고/피항소인인 ソニーグループ株式会社(소니그룹 주식회사, 이하 “소니”)는 엔터테인먼트, 금융, 반도체, 전자제품 관련 사업을 영위하는 일본의 거대 기업이다.

원고 X는 1979년 4월 1일부터 2013년 3월 31일까지 소니에 근무하였다. 원고는 소니의 다른 종업원 B와 공동으로 디지털 기기 등에 대한 저작권을 보호할 목적으로 디지털 복제 및 아날로그 복제 방지 프로그램을 발명하였다.

발명 당시 원고와 B가 소니에 재직 중이었고, 내용도 직무와 관련한 것이었으므로 소니는 자체 직무발명 규정에 따라 원고의 특허 출원 권리를 승계하였다.

피고는 원고의 발명에 대하여 일본 특허 8건, 미국 특허 10건으로 출원하여 등록을 마쳤다. 피고의 특허 중 일부는 DVD 등 디지털 매체의 복제 방지 기술과 관련한 표준필수특허 목록에 기재되었다.

원고는 2017년 12월 14일 피고를 상대로 각 특허권에 대한 정당한 대가를 청구하는 소를 제기하였다. 원고는 원고가 받은 직무발명 보상금은 피고가 해당 특허 기술을 자사 제품에 실시하거나 타사에 실시권을 설정하여 얻은 막대한 이익을 기준으로 할 때 특허법이 따른 정당한 대가에 미치지 못한다고 주장하였다.

이 사건에서 원고는 피고에게 (구)특허법 제35조 제3항과 제4항에 근거하여 정당한 대가로 5억 엔과 보상금 지급이 지체된 기간인 2017년부터 연 5%의 이율에 따른 지연손해금을 지급할 것을 청구하였다.

(전문은 첨부파일 참조)