실시되지 않은 발명이라도 특허 공개공보를 통해 대중에게 알려진 정보는 영업비밀로 보호할 수 없다는 연방특허법원

International Medical Devices, Inc. v. Robert Cornell, LLC

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 이 정 아 전문위원

2020년 4월 15일 원고 International Medical Devices, Inc., Menova International, Inc., James Elist, MD(이하 “원고” 또는 “IMD”)는 Robert Cornell을 비롯한 피고(이하 “피고” 혹은 “Cornell”)들에 대하여 자사의 영업비밀 유출, 상표권 침해와 피고의 특허 무효 등을 주장하며 소를 제기하였다

원고의 주장에 따르면 피고 Dr. Cornell은 2018년 3월 30일 Dr. Elist가 주최한 Penuma® surgical training session에 참가하였다. 여기에서 Cornell은 non-disclosure agreement(비공개 서약서, 이하 “NDA”)에 서명하고, 훈련 기간에 습득한 비공개 정보를 발설하지 않는다는 조항에 동의하였다. 보안 정보에는 Cornell이 공개하지 않은 대중에게 공개되었거나 공개될 정보는 포함되지 않는다는 내용이 들어가 있었다.

세션에서 Cornell은 Elist가 Penuma® 미용 음경 임플란트를 하는 과정을 보았다. 또한, Elist는 Cornell에게 Penuma®의 기능을 항상 시킬 방법들을 공개하였다. 세션이 끝난 후 Cornell은 Penuma® 수술에 필요한 기구와 장비들을 주문하고 수령하였다.

IMD는 두 사람 사이에 공개된 기능 향상과 도구 목록은 영업비밀이며 NDA의 효력 내에 있는 보안 정보에 해당하는데, Cornell이 이를 어기고 경쟁 제품인 Augmenta 개발에 사용하였다고 주장하였다. 또한, Cornell이 2018년 Elist를 발명자에서 제외한 상태로 미용 임플란트 특허인 U.S. Patent No. 10,413,413(이하 “413 patent”)과 10,980,639(이하 “639 patent”)로 출원하여 등록하였다는 것이다.

2021년 1월 1일 법원은 원고의 피고에 대한 preliminary injunction(가처분)을 인용하였다. Preliminary injunction의 내용은 ① 피고가 원고의 영업비밀을 사용하거나 공개하는 것, ②413 특허, 639 특허, Augmenta implant를 상업화, 마켓팅, 광고, 홍보, offering for sale, 수익화하는 것, ③ Penuma 표장을 상업적 유통 경로(in commerce)에서 연관성이 있다고 알리거나(referencing), 언급하거나(mentioning), 홍보, 광고, 마켓팅하는 행위, ④ 소비자들에게 Penuma 표장에 대한 출처의 혼동을 줄 수 있는 행위를 일시적으로 금지하는 것이었다.

(전문은 첨부파일 참조)