재판 전 합의로 미국 내 연관성이 인정된 경우, 해외 실시를 이유로 한
역외 적용 금지 항변을 부정한 美연방순회항소법원

-  VLSI Technology v. Intel Corporation -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 황 용 규 변리사

본 사안은 재판 전 합의로 미국 내 연관성이 인정된 경우, 해외 실시를 이유로 하는 역외 적용 금지 항변을 부정한 항소법원 판결에 관한 것이다.

VLSI Technology LLC (VLSI 社, 이하, 원고)는 특허를 보유하고 라이선스 및 소송을 통해 수익을 창출하는 미국의 특허 보유 회사이다. 원고는 본 사건에서 문제된 미국 특허 제 8,566,836 호(이하 836 특허)의 특허권자이다. Intel Corporation (인텔社, 이하 피고)은 미국 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 세계적인 반도체 기업으로 CPU를 설계, 제조하고 있다. 

항소법원은 ① 미국과의 연관성에 관한 사실에 합의하는 것이 곧 침해 자체를 인정하는 것은 아니라고 보면서, ② 지방법원이 당사자 간 합의를 무시하고 성능 파라미터 측정 단계의 수행 장소만을 근거로 비침해 판단을 한 것은 잘못이라고 판단하고, 방법 청구항에 대한 비침해 약식판결을 파기 환송하였다.

대상 판결은 방법 청구항의 일부 단계가 해외에서 수행되더라도, 당사자들이 미국과의 연관성을 명시적으로 합의한 경우 법원이 이를 무시한 채 역외 적용 금지 원칙만을 근거로 비침해를 인정할 수 없음을 확인한 한 점에서 의미가 있다. 

(전문은 첨부파일 참조)