영업비밀 침해소송에서 부당이득 배상 청구를 인정한 연방순회항소법원

- Versata Software, LLC v. Ford Motor Company -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 황 규 철 전문위원

Ford Motor Company (이하 “Ford”)는 자사가 차량 구성을 더 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하는 컴퓨터 소프트웨어를 개발하기 위해 Versata Software, LLC, ((舊)Trilogy Software, Inc.), Versata Development Group, Inc. 그리고 Trilogy, LLC (이하 통칭하여, “Versata”)를 고용했다. Versata는 ACM (Automotive Con -figuration Manager)과 MCA (Materials Cost Analytics)라는 두 가지 소프트웨어를 개발했다. 이후 2004년, Versata는 Ford에 자사 소프트웨어의 실시권을 부여하면서 ‘Master Subscription and Services Agreement’ (이하 “MSSA”)라 불리는 계약을 체결했다.

양사는 소프트웨어 유지보수 및 지원을 위한 별도의 추가 계약도 맺었다. 하지만 2014년 MSSA의 만료를 앞두고 연장 조건이 맞지 않아 협상이 결렬되었다. 그러자 Ford는 계약을 갱신하는 대신, Versata 소프트웨어의 실시권을 받아 사용하던 기간 동안 자신이 직접 개발한 ‘PDO’라는 자체 차량 구성 소프트웨어를 시장에 출시했다.

Ford는 PDO를 출시하자마자 자사가 Versata의 지식재산권을 침해하거나 영업비밀을 도용하지 않았음을 확인해 달라는 확인 소송을 제기했다. 이에, Versata는 Ford를 상대로 반소(counterclaim)를 제기했는데, 이번 항소심과 관련하여, 연방 영업비밀보호법(DTSA)과 미시간주 통합영업비밀법(MUTSA)에 따른 영업비밀 도용(trade secret misappropriation), 및 미시간주 법에 따른 계약 위반(breach of contract)을 주장했다.

Versata는 Ford가 ACM 소프트웨어를 도용했다고 주장하며, 이 소프트웨어가 Grid, Buildability, Workspaces라는 3가지의 상호 의존적 “조합(Combination)”인 영업비밀로 구성되어 있다고 설명했다. 1) “Grid”는 사용자 인터페이스를 담당해 차량 옵션을 수정하고 규칙 간의 상호작용을 파악하게 해준다. 2) “Buildability”는 부품 조합을 만들어내는 핵심 연산 두뇌이다. 3) “Workspaces”는 전 세계 어디서나 동일한 작업 공간에 접속해 협업할 수 있게 돕는다. 이에 더해, Versata는 ACM의 데이터를 받아 특정 차량의 부품 원가를 계산해 주는 소프트웨어인 MCA 역시 Ford가 도용했다고 주장했다.

공판 전 절차에서(pre-trial proceedings), 지방법원은 Versata의 손해배상 전문가 Craig Elson의 증언을 배제했다. 주된 이유는 그의 손해배상 모델이 이 사건에 적용하기에 적절하지 않다고 판단했기 때문이었다. 법원은 “해당 모델이 Ford가 얻은 부당이득(unjust enrichment)이 아닌, Ford가 이룬 총이익(enrichment) 전체를 측정하는” 오류를 범했다고 결론 내렸다. 더 나아가, 지방법원은 Mr. Elson의 손해배상 모델이 “Versata에게 Ford가 소프트웨어의 편익에 대한 대가로 지급해야 한다고 판단되는 공정한 가격을 훨씬 초과하는 금액을 지급하게 만들 것”이며, 결과적으로 “Versata에게 마땅한 자격이 없는 거대한 횡재를 안겨줄 것”이라고 판시했다. 또한, 지방법원은 설령 Versata에게 부당이득 손해배상을 청구할 권리가 인정된다 하더라도, 여전히 Mr. Elson의 보고서를 배제했을 것이라는 의견을 피력했다. 그 이유는 해당 보고서가 Versata가 주장하는 손해배상의 배분에 실패했고, Mr. Elson이 시대에 뒤처지고 본 사건과 무관한 데이터에 기반하여 분석을 수행했기 때문이다. 최종적으로, 지방법원은 Versata의 영업비밀 손해배상액이 “반드시 양 당사자의 과거 실시 계약 이력을 참조하여 측정되어야 한다.”라고 판단했다. 이에 따라, 지방법원은 Versata의 반대에도 불구하고, Versata의 손해배상 청구 범위를 “양 당사자의 실제 사업 이력에 기반한 합리적인 실시료 모델”로 제한하였으며, “Ford가 해당 소프트웨어를 사용하여 얻은 이익의 총가치에 기반하여” 손해배상을 구하는 것을 금지했다.

Versata는 지방법원에 전문가 증언 배제 결정(Daubert Decision)에 비추어 자신의 손해배상 보고서를 수정할 수 있도록 허가해 달라고 요청했다. 지방법원은, 합리적인 실시료 모델의 테두리 내라는 전제 조건하에, Versata가 지적받은 다른 결함들을 바로잡을 수 있도록 추가 보고서를 제출하는 것을 허락했다. Versata는 Georgia -Pacific factors를 기반으로, 2011년 Ford와 Versata가 대상 영업비밀에 관한 가상의 실시권 협상을 벌였다는 가정하에 3가지 합리적인 실시료 모델을 제출했다. 지방법원은 이 중 오직 양사의 과거 실시 이력을 근거로 로열티를 산출한 첫 번째 모델만 증거로 채택하고, Ford가 영업비밀을 사용함으로써 얻은 이득을 배상액에 추가한 나머지 두 가지 모델은 배제했다.

2022년 10월, 지방법원에서 Versata의 영업비밀 및 계약 위반 청구에 관한 배심원 재판이 열렸다. 배심원단은 Ford가 MSSA 계약을 위반했고, ACM의 3가지 영업비밀을 도용했다고 판단했다. 다만, 다른 소프트웨어인 MCA의 영업비밀을 도용했다는 주장은 인정하지 않았다. 배심원단은 법원의 지침대로 양사의 과거 실시 이력을 바탕으로 계산하여, 영업비밀 도용에 대해 2,238만 달러, MSSA 계약 위반에 대해 8,226만 달러를 Versata에 지급하라고 평결했다.

재판 직후, Ford는 법적 책임 및 손해배상액에 관한 재판부의 법률상 판결(judgment as a matter of law (JMOL))을 구하는 신청서를 제출했다. 지방법원은 Ford가 Versata의 영업비밀을 도용하고 MSSA 계약을 위반했다는 배심원 평결을 지지했다. 그러나 지방법원은 영업비밀 도용에 대해 배심원단이 수여한 2,238만 달러의 손해배상액을 전액 삭감했다. 그 이유는 Ford가 탈취한 것으로 인정된 세 가지(전체 네 가지 중) 영업비밀을 독자적으로 개발하는 데 시간이 얼마나 걸렸을지를 배심원단이 신뢰성 있게 판단할 방법이 없었기 때문이다. 또한, 법원은 계약 위반으로 인한 손해배상액 역시 8,226만 달러에서 3달러로 감액했다. 이 역시 배심원단이 Versata가 주장하는 계약 위반 손해액을 합리적 확실성(reasonable certainty)을 가지고 계산할 방법이 전혀 없었기 때문이다.

Versata는 지방법원이 자사의 부당이득 손해배상 청구를 제한한 조치와 배심원단이 평결한 배상금을 판사가 감액한 결정에 불복하여 항소를 제기했다. 이에 맞서, Ford 역시 교차 항소를 제기하며, 지방법원이 자신에게 영업비밀 도용에 대한 법적 책임이 있다고 판정한 결정에 대해 이의를 제기했다.

(전문은 첨부파일 참조)