침해소송 패소 자체가 자동으로 변호사 비용을 부담하는 예외적인 사건이나
변호사 제재 사유에 해당하지 않는다고 판단한 연방순회항소법원
- mCom IP, LLC v. City National Bank of Florida -
작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 황 규 철 전문위원
mCom IP, LLC(이하 “mCom”)는 “전자 금융 터치 포인트 통합 및 개인 맞춤형 금융 서비스 제공을 위한 시스템 및 방법(System and Method for Unifying e-Banking Touch Points and Providing Personalized Financial Services)”으로 명명된 미국 특허 제8,862,508호(이하 “’508 특허”)의 양수인이다. 대상 특허는 “통합 전자 금융 시스템(unified electronic banking system)” 및 “통합 전자 금융 환경(unified electronic banking environment)”을 구축하는 방법을 청구한다.
2021년 4월, mCom은 NCR Corporation을 상대로 ’508 특허 침해를 이유로 텍사스 서부 연방지방법원에 소송을 제기했다. 2021년 9월, 해당 사건은 합의에 도달하여 자발적 소 취하로 종결되었다. 해당 합의의 일부로서, mCom은 2021년 9월 NCR과 합의(“2021년 mCom-NCR 합의서”)를 체결했는데, 여기서 mCom은 적어도 ’508 특허와 관련하여 NCR에게 실시권 및 소 제기 면제를 부여했으며, 여기에는 최소한 일부 NCR 고객들에 대한 면책 범위(coverage)가 포함되어 있었다.
2021년 10월, Unified Patents, LLC라는 단체가 미국 특허청(PTO)에 ’508 특허 청구항의 대부분인 청구항 1, 3~7, 9~13, 15~16, 및 18~20에 대하여 미국 특허법 제103조에 따른 자명성(obviousness)을 이유로 무효 심판(inter partes review)을 청구했다. 해당 심판 절차가 개시되고, 2023년 2월 특허심판원(PTAB)은 대상 청구항 모두에 대해 자명하므로 특허에 부적합하다고 판시하며, 특허법 제318조에 따라 해당 청구항들을 취소했다.
mCom은 2023년 9월 플로리다 남부 연방지방법원에 본 소송을 제기하면서, City National Bank of Florida(이하 “City National”)가 상기 무효 심판에서 도전받지 않고 살아남은 4개의 청구항(2, 8, 14 및 17)을 침해했다고 주장했다. mCom은 소장에 대상 청구항인 17과 그 독립 청구항(권리 미주장)인 13에 대한 청구항 대비표(claim chart)를 첨부했다. “온라인 및 모바일 서비스”와 “개인정보 보호정책”이라는 제목의 City National 웹페이지 스크린숏들을 포함하고 있는 해당 청구항 대비표는 City National의 온라인 뱅킹 서비스가 대상 청구항들을 침해했음을 입증하려 했다. 소장의 단일 청구 취지를 통해, mCom은 City National이 권리 주장 청구항들을 직·간접적으로 침해했으며, 실제 고의로(willfully) 침해했다고 주장했다.
City National은 청구원인 부존재(failure to state a claim)로 인한 소 기각 신청을 제기했고, mCom은 이에 반대했으나, 지방법원은 원고의 소장이 “각각의 소송 원인(cause of action)을 서로 다른 청구원인으로 분리하지 못했다.”라는 이유로, 이른바 “산탄총식 변론(shotgun pleading)”이라고 규정하며 직권으로(sua sponte) 소장을 말소(struck) 처리했다. 동일 명령에서, 재판부는 피고의 소 기각 신청을 실익 상실(moot)을 이유로 기각하는 한편, mCom에게 소장을 수정하여 다시 제출할 기회(leave to file an amended complaint)를 허용했다. 다만, 수정된 소장이 소송 사유의 개연성 입증 기준(plausibility pleading standard)을 충족하지 못할 경우, 추후 소 제기가 불가능한 확정적 기각(dismissal with prejudice) 처분을 받을 수 있다고 경고했다.
mCom은 2024년 2월에 수정된 소장을 제출했는데, 이는 두 가지 주요한 측면에서 기존 소장과 달랐다. 첫째, ’508 특허가 미국 특허법 제101조의 요구사항을 충족하는 특허 적격성을 갖춘 대상(patent-eligible subject matter)을 청구한다는 새로운 주장 단락들을 추가했다. 둘째, City National 웹사이트의 스크린숏을 더 많이 포함하여 한층 보강된 침해 주장들이 담긴 업데이트된 청구항 대비표를 첨부했다.
City National은 2024년 4월, 연방 민사소송법(Federal Rule of Civil Procedure) 제12조(b)(6)항에 근거하여 다시 소 각하 신청을 제기했다. City National은 이 사건 대상 청구항들이 특허에 부적합한 대상(patent-ineligible subject matter)을 청구하므로 특허법 제101조에 따라 무효라고 주장했다. 이와 별도로, City National은 대상 청구항들이 앞서 무효 심판에서 무효로 판명된 청구항들과 “특허법상 구별되지 않으므로(not patentably distinct),” “동일한 선행 기술 문헌들에 비추어 볼 때 마찬가지로 자명하다.”라며 제103조에 따른 무효를 주장했다. 이러한 무효 사유 외에도, City National은 소장이 대상 청구항들에 대한 침해를 개연성 있게 주장하지 못했다고 반박했다. 구체적으로 청구항 제17항과 관련하여, 소장이 “무효 및 취소된 독립 청구항 13의 범위를 벗어난 그 어떤 침해 행위도 주장하지 못했다.”라는 점을 지적했다. 더 나아가, City National은 수정된 소장이 여전히 “하나의 ‘침해’ 청구 취지 내에 여러 책임 이론을 허용되지 않는 방식으로 혼재시키고 있다.”라고 주장했다. mCom은 이러한 소 각하 신청에 반대하는 한편, 예비적으로 소장 수정 허가(leave to amend)를 요청했으나, 추후 수정에 어떤 변론 내용이 차별화되거나 추가로 포함될지는 명시하지 않았다.
2024년 3월부터 5월까지, 당사자들이 소 각하 신청에 대한 서면 공방을 주고받던 중, City National이 2021년 mCom-NCR 합의서에 근거하여 대상 특허를 실시할 수 있는 실시권을 보유하는지에 대한 분쟁이 지속적으로 진행되었다. 3월 중순 무렵, City National은 해당 합의서의 존재를 인지하게 되었고, mCom 측에 이에 관한 정보를 요구했다. 3월과 5월 사이에 당사자들은 상기 합의서에 관해 여러 차례 서신을 교환했는데, 이 과정에서 City National은 자신이 해당 합의서에 의해 보호를 받는 NCR의 고객이라는 견해를 밝혔고, mCom은 City National이 동일한 취지로 작성된 NCR 측의 확인서(statement)를 제시해야 한다고 주장했다.
2024년 6월, 지방법원은 소 각하 신청을 인용했다. 지방법원은 mCom의 “청구항 대비표가 파악하기 매우 어렵다(불가능하지는 않더라도).”라는 점과, mCom이 그 외에 단지 “청구항 대비표의 스크린숏들이 청구된 기능들을 글자 그대로 명시하고 있다.”라는 식의 “알맹이 없는 주장”만을 제시했다는 점을 들어 특허 침해가 적절하게 주장되지 않았다고 판시했다. 그러한 비침해(non-infringement) 판결을 내리기에 앞서, 지방법원은 4개의 대상 청구항을 각각 별도로 심사했으며, 이 청구항들이 무효 심판에서 특허에 부적합한 것으로 판단되어 취소된 청구항들에 대해 “그 어떤 자명하지 않은 내용도 추가하지 못했거나,” “특허받을 만한 실질적인 내용을 더하지 못했다.”라고 판단하며 결과적으로 무효라고 판시했다. 지방법원은 City National이 별도로 제기했던 특허법 제101조에 따른 특허 부적격성 주장에 대해서는 별도로 다루거나 판결하지 않았다. 최종적으로, 소장이 기각되어야 한다고 판단한 지방법원은, mCom의 수정 허가 요청이 연방 민사소송법 제7조(b)(1)항(법원의 명령을 구하는 요청은 반드시 신청(motion)의 형태로 제출해야 한다는 규정)을 위반했고 “그 어떤 실질적인 근거도 결여” 되어 있다는 이유로 소장 수정 허가를 불허했다. mCom은 이에 해당 기각 판결에 대해 연방순회항소법원에 항소를 제기했다.
소 각하 판결 및 mCom의 항소 통지 이후, City National은 이 사건이 특허법 제285조에 따른 예외적인 사건(exceptional case)에 해당하고, 사법부와 사법 절차에 관한 법 제1927조(28 U.S.C. §1927)에 따라 악의(bad faith)로 소송이 진행되었다고 주장하며 변호사 비용 및 소송 비용(이하, “변호사 비용”)의 지급을 청구했다. City National은 최초 소장 접수 시점부터 발생한 변호사 비용 전액에 해당하는 72,508.50달러를 요구했다. City National은 제285조에 따른 비용 지급과 제1927조에 따른 제재 양쪽 모두에 대해 다음과 같은 동일한 주요 논거들을 제시했다. 즉, (a) 권리 주장 청구항들은 “언뜻 봐도(a cursory look)” 무효임이 명백하다는 점, (b) mCom이 침해 사실을 제대로 입증하지 못했다는 점, (c) mCom이 그러한 실시 계약의 존재를 “실제로 통지받은 이후에도,” “그 계약이 본 건의 침해 혐의 행위를 포함하는지를 전혀 조사하지 않았다.”라는 점, 그리고 (d) mCom이 단 한 건도 본안 재판(Trial)까지 끌고 가지 않은 채 수많은 다른 특허 소송들을 제기해 왔는데, 이는 “소액 합의금을 목적으로 빠르게 합의하는” 부당한 목적을 암시한다는 점이다. mCom은 이에 강하게 반대했다. mCom은 대상 청구항들을 기반으로 소송을 제기할 때 특허의 유효성 추정 원칙(presumption of validity)을 신뢰할 권리가 있다는 점을 강조했고, 침해 사실을 적절히 변론하기 위해 선의(good faith)로 노력했다고 주장했다. mCom은 더 나아가 City National이 자신에게 실시권의 항변권이 성립함을 입증할 수 있는 그 어떠한 증거도 제시한 적이 없다는 점과, “mCom이 합의금을 목적으로 소송을 제기했다는 그 어떤 증거도 없다.”라는 점을 주장했다.
지방법원은 변호사 비용 청구 신청 사건을 치안판사(magistrate judge)에게 회부했고, 치안판사는 구두 변론을 청취한 후 두 법 조항 모두에 근거하여 City National이 요청한 변호사 비용 전액을 지급하라고 권고했다. 또한, 이 비용 청구 소송을 진행하는 과정에서 추가로 발생한 수임료를 반영하여 총배상액을 87,111달러로 증액했다. 치안판사는 더 나아가 전체 금액 중 수정 소장이 제출되기 전까지 발생한 수임료에 해당하는 33,986.43달러는 특허법 제285조에 따라 mCom에 부과하고, 나머지 50,619.59달러는 수정 소장이 제출된 이후에 발생한 City National의 변호사 비용을 반영하여 Ms. Brieant에게 제1927조에 따른 제재로 부과할 것을 권고했다. 2025년 3월, 지방법원은 mCom의 이의 신청에도 불구하고 치안판사의 상기 보고 및 권고를 그대로 채택했다.
(전문은 첨부파일 참조)