색상표장(a color mark)도 단어표장(a word mark)과 같은 기준으로 일반성 여부를 판단한다고 결정한 미국항소법원

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작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 김양호 전문위원

Medisafe는 자신의 클로로프렌 건강검진용 장갑에 대한 색상표장으로써 ‘다크그린 (Pantone 3285c)’을 상표로 출원하였으나, 색상은 본질적으로 독특한 것이 아니고(not inherently distinctive) 사용에 의한 식별력(acquired distinctiveness)이 입증되지도 않았다는 이유로 등록이 거절되었다. 이에 Medisafe는 TTAB이 근거삼은 관계법령이 색상표장와 같은 트레이드 드레스에는 적용되지 않기 때문에, TTAB이 잘못된 기준에 따라 ‘다크그린’ 표장이 의료용 장갑에 통상적으로 사용되므로 일반적(generic)이며 출처식별자로써의 역할을 할 수 없다고 결론짓는 법적 오류를 범했다고 주장하였다. 또한, 담당임원 내지는 관련 소비자의 진술서, 설문조사결과 등으로 사용에 의한 식별력을 입증되었다고 주장하였다. 그러나 항소법원은 TTAB이 적법한 기준에 따라 일반성을 판단하였고, 그러한 판단이 실질적인 증거에 의해 뒷받침된다고 보았다.

항소법원은 TTAB의 일반성 판단기준에 문제가 없다고 판결하면서, 제1064(3)조의 ”일반명칭(generic name)“은 색상표장을 포함한 트레이드 드레스를 포함하는 것이 타당하다고 이 이유를 설시하였다. 또한, 법원은 트레이드 드레스가 출처를 나타내는 지표가 아니라는 것을 인정하면서도 그럴 가능성을 완전히 배제하지 않았다. 즉, 색상표장이 출처표시 역할을 할 수도 있지만, Medisafe의 ‘다크그린’ 표장이 그러한 역할을 수행한다는 실질적인 증거가 제시되지 않았다고 판단한 것이다.

결국 본안 사건의 쟁점을 달리 말하면 특정 색상이 특정 업계에서 널리 사용 중일 때 해당 색상상표의 등록가능성이라 할 수 있다. 본안 사건의 결정에 따라서, 색상표장을 취득하고자 하는 출원인은 해당 색상이 그들의 브랜드와 독특하게(uniquely) 연관되었다고 여기는 소비자의 인식과 그것을 입증할 수 있는 실질적인 증거를 최대한 많이 확보함으로써 등록가능성을 높일 수 있을 것이다.

(전문은 첨부파일 참조)