경쟁사의 상표를 검색 광고 키워드로 구매하여 검색 결과로 자신의 광고가 표시된 경우, 상표권 침해를 부정한 항소법원

Lerner & Rowe, PC v. Brown, Engtrand & Shely, LLC

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 황 용 규 변리사

본 사안은 경쟁사의 상표를 검색 광고 키워드로 구매하여 검색 결과로 자신의 광고가 표시되도록 사용한 경우, 혼동가능성을 부정하여 상표권 침해를 부정한 항소법원 판결에 관한 것이다.

Lerner & Rowe, PC(러너앤로우社, 이하, 원고)는 애리조나에 본사를 둔 신체 상해 법률 회사이다. 원고는 19 개의 사무실을 두고 있으며 주에서 "Lerner & Rowe" 상표를 등록하였다. 원고는 애리조나에서 자사 브랜드와 상표를 홍보하는 데 1 억 달러 이상을 지출했다. Brown, Engstrand & Shely, LLC 는 원고와 동종업체로 The Accident Law Group(ALG, 에이엘지社, 이하 피고)으로 사업을 수행한다. 2015 년부터 2021 년까지 피고는 정복 광고(Conquesting)라는 인터넷 광고 전략)을 수행하였다. 피고는 "Lerner & Rowe" 를 키워드 검색어로 구매하였고, 소비자가 Lerner & Rowe 를 검색할 때마다 피고의 광고가 검색 결과 목록의 맨 위에 표시되었다. 피고 광고 자체에는 "Lerner & Rowe"라는 용어가 포함되지 않았다.

2021 년 원고는 원고 상표를 키워드 검색어로 구매하여 검색 결과로 피고의 광고가 표시되는 행위가 상표권 침해를 구성한다는 이유로 소송을 제기하였다. 지방법원은 피고의 광고가 소비자 혼동가능성을 유빌할 가능성이 없다고 보아 상표권 침해에 대해 피고에게 유리한 판결을 내렸다. 이에 원고는 항소하였다

항소법원은 ① 검색 결과에서 피고의 개별 광고 옆에 있는 굵은 글씨의 "광고" 지정은 피고의 광고와 검색 결과를 충분히 구별하는 점과 ② 소비자가 검색 결과 목록에 있는 광고를 스크롤하여 검색어와 관련 결과를 찾을 수 있는 점을 고려할 때 소비자가 원고의 웹사이트를 검색하는 과정에서 무의식적으로 클릭하도록 유도할 만큼 피고의 광고가 혼동가능성이 있다고 보기 어렵다고 판단하였다.

대상 판결은 경쟁사의 상표가 포함된 검색 광고 키워드와 관련한 상표권 침해 판단에서, ① 키워드 검색 광고에서 혼동가능성의 판단 기준, ② 키워드 검색 광고에서 라벨링과 광고의 외관 중심으로 혼동가능성을 판단한 실시 예를 제시한 점에서 의미가 있다.

(전문은 첨부파일 참조)