나중에 출원되고 더 먼저 만료되는 특허는, 먼저 출원되고 더 늦게 만료되는 원특허에 대한 자명성 타입의 이중 특허(ODP) 참조가 될 수 없음을 인정한 항소법원

Allergan Inc v. MSN LTD Lab

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 용 규 변리사

본 사안은 나중에 출원되고 더 먼저 만료되는 특허는, 먼저 출원되고 더 늦게 만료되는 원특허에 대한 자명성 타입의 이중 특허(ODP) 참조가 될 수 없음을 인정한 항소법원 판결에 관한 것이다. 

Allergan(Allergan Pharma Inc, 엘러간社, 이하, 원고)는 미국의 바이오 제약회사로 안과치료, 중추신경계, 위장 질환 치료 의약품을 개발 및 판매한다. MSN Labs(MSN Labs, 엠에스엔社, 이하, 피고)는 인도의 다국적 제약회사로 브랜드가 없는 제네릭 의약품과 라이선스가 부여된 의약품을 제조한다. 

2015 년 미국 식품의약국은 과민성대장증후군의 증상을 치료하기 위해 원고가 판매하는 약물에 대한 신약 신청을 승인했다. 2019 년 피고는 약물의 제네릭 버전을 출시하기 위해 약식 신약 신청(ANDA)을 제출했다. 그런 다음 원고는 피고를 약물과 관련된 4 개 특허 침해로 고소했다. 약물의 화합물에 대한 특허 중 하나(‘356 특허)는 약 3 년간의 특허존속기간 연장 조정(Patent Term Adjustment, 이하, PTA)을 부여받았고 동일한 패밀리 특허의 계속 출원에서 2 개의 특허가 더 이어졌다.

지방법원은 356 특허의 청구항이 자명성 유형의 이중 특허(Obvious-type Double Patenting, 이하, ODP) 원칙에 따라 무효라고 결론지었다. ODP 문제에 대해, 지방법원은 원고가 주장한 "최초 출원, 최초 등록" 구분이 중요하지 않다고 판결했다. 이중특허(Double patenting)는 선특허와 실질적으로 동일한 후특허가 등록된 상태를 의미한다. 자명성 유형의 이중특허(ODP)는 한 출원의 청구 발명이 선행특허에서 청구된 발명의 자명한 변형(obvious variation)에 불과한 경우를 의미한다. 원칙적으로 무효이고 예외적으로 이중특허가 인정되는 경우가 있다. 이중특허, 자명성 유형의 이중 특허에 대한 자세한 설명은 시사점에서 후술한다. 본 사안은 356 특허가 011 특허, 709 특허의 변형에 불과하여 자명성 유형의 이중특허 원칙이 적용되어 무효인지가 문제되었다.

지방법원은 ODP 를 분석할 때 출원, 등록일이 아닌 특허 만료일을 기준으로 한다고 판시하며 원고의 특허를 무효로 판단했다. 이에 원고는 항소하였다.

항소법원은 ① 원특허가 나중에 만료된다는 사실은 중요하지 않다고 보았는데, 그것은 "같은 발명에 대한 두 번째, 나중에 만료되는 특허"가 아니므로② 먼저 출원되고 먼저 등록되고 나중에 만료되는 청구항이, ③ 공통된 우선일을 가지는 나중에 출원되고, 나중에 등록되고, 일찍 만료되는 참조 청구항에 의해 ODP가 적용되어 무효가 될 수 없다고 판단하였다.

대상 판결은 자명성 타입의 이중 특허(ODP)와 관련된 특허권 무효 판단에서, ① ODP 제도의 취지, ② PTA를 적용하여 특허권 존속기간이 연장된 경우, ODP 참조 적격을 판단한 실시 예를 제시한 점에서 의미가 있다.

(전문은 첨부파일 참조)