수수료 미납으로 인해 철회된 특허에 관한 권리복구에 관련된

유럽특허청 법률항소위원회의 판결

- Devroye Instruments LLC v European Patent Office [J 0013/21 – 3.1.01] -

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석실 김 진 엽 전문위원

2019년 2월6일 유럽특허청 수령부는 미국 뉴욕에 위치한 의료기기 제조기업인 Devroye Instruments LLC의 유럽특허출원(특허번호: 16908348.2)이 철회되었다고 결정하였다. 또한, 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty)에 근거한 국제출원에 관한 31개월 기한내에 유럽특허출원이 이루어지지 못했다는 점을 언급하면서 2019년 2월5일에 해당 기한이 만료되었다고 언급하였다. 특히, 유럽특허청은 특허 갱신료가 지불예정일인 2019년 2월5일에 납부되지 않았으나 해당 갱신료가 향후 6개월 이내 (즉, 2019년 8월5일)에 추가 수수료와 함께 납부될 수 있다고 지적하였다. 이와 함께, 특허 갱신료 및 관련 수수료들이 제때에 납부되지 않을 경우 해당 특허출원은 철회될 수 있다고 규정한 유럽특허협약 제86조(1)항에 대해 환기하면서 유럽특허청은 출원료(filing fee), 지정료(designation fee), 조사료(search fee), 심사료 (examination fee) 등이 미납되었고 심사청구요청 (filing of the request for examination) 역시 제출되지 않았기 때문에 해당 특허는 철회되고 관련 권리는 소멸된다고 통보하였다. 

2019년 12월11일 Devroye Instruments LLC는 권리복구 요청을 제기하면서 계좌이체(bank transfer)가 지불방식이며, 권리복구 및 (심사청구요청서 미제출로 인한 추가절차진행에 관련된 수수료는 제외한) 추가절차진행에 관련된 수수료를 지불했다는 사실과 수수료 액수에 대해 기록되어 있는 EPO Form 1010을 제출하였다. 

이에 대해, 2020년 3월 18일 유럽특허청 수령부는 권리복구에 관한 수수료를 제외한 출원료, 지정료, 조사료, 심사료 등이 납부되지 않았기 때문에 권리복구 요청은 수락될 수 없다고 발표하였다. 해당 발표에 대해 Devroye Instruments LLC는 2020년 5월18일에 상기 4가지 수수료를 납부하면서 EPO Form 1010에 오류가 있다고 주장하면서 해당 서식의 수정을 요청하였다. 

그러나, 수령부는 2021년 6월30일에 EPO Form 1010의 수정 및 권리 복구에 관한 Devroye Instruments LLC의 요청을 모두 거절하였으며 Devroye Instruments LLC가 권리복구의 요청 및 출원료, 지정료, 조사료, 심사료 등의 납부가 적시에 이루어지지 않았다는 점과 각각의 행위들은 개별적으로 해당 특허출원의 철회를 초래할 수 있다고 지적하였다. 또한, 상기 언급한 것처럼 해당 유럽특허출원 후 3년째 되는 해인 2019년 2월5일에 특허 갱신료가 납부되지 않았다는 점도 언급하였다. 

결론적으로, 수령부는 2019년 12월에 출원료, 지정료, 조사료, 심사료는 납부되지 않았고 권리복구를 위한 추가절차에 관련된 수수료만이 납부되었으며 해당 4가지 수수료는 2020년 5월이 되어서야 지불되었다는 사실을 확인하면서 기한 내에 수수료들이 납부되지 않았다고 결정하였다. 

향후 개최된 구두심리에서 Devroye Instruments LLC는 유럽특허청 법률항소위원회 앞에서 수령부의 상기 결정을 취하해 달라고 요청하면서 권리복구요청이 수락되어야 한다고 주장하였다. 

(전문은 첨부파일 참조)