발명이 대중에게 공연 실시되고 특허 받을 준비가 인정된 경우, 신규성 상실로 특허권 무효를 인정한 연방순회항소법원

Minerva Surgical Inc. v. Hologic Inc. 

작성자 : 한국지식재산보호원 분쟁정보분석팀 황 용 규 변리사

본 사안은 불특정 다수인에게 공연 실시되고 특허 받을 준비가 인정된 경우, 신규성 상실로 특허권 무효를 인정한 연방순회항소법원 판결에 관한 것이다. 

Minerva (미네르바社, 이하, 원고)는 자궁 수술 장치를 생산하는 회사이다. 원고는 비정상 자궁출혈을 멈추거나 감소시키는 자궁 내막 절제술에 이용되는 수술 장치에 대한 특허권을 소유하고 있다. Hologic (홀로직社, 이하, 피고)은 여성 질환 관련 의료 회사로 진단, 수술 및 영상 의료 기기를 생산한다.  원고는 특허권 침해로 피고를 고소했다. 특허의 출원일은 2011년 11월 7일이고 특허의 기술적 특징은 "내부 및 외부 요소가 실질적으로 다른 재료 특성을 가짐" (Substantially Dissimilar Material Properties, 이하, SDMP 기술)이다. 

항소법원은 AAGL 2009에서 오로라 장치가 비밀 유지 의무 없는 불특정 다수인들에게 공개되었기 때문에 "공연 실시“라고 판단하였고, ① 원고가 자궁 내막 절제술을 수행하는 의도된 목적을 위해 작동하는 프로토타입(prototype)을 완성한 점, ② SDMP 기술적 특징을 충분히 설명하는 문서를 작성한 점을 고려할 때 공연 실시 시점에 특허 받을 준비가 되었다고 판단하였다. 

항소법원은  ① 발명이 공연 실시(public in use)가 된 상태인 점, ② 오로라 장치가 특허 받을 준비(ready for patenting)가 된 상태인 점을 고려할 때 원고의 특허가 신규성 상실로 무효로 판단하였다. 

대상 판결은 신규성 상실과 관련된 특허 무효 판단에서, ① 공연 실시 의미, 특허 받을 준비 요건, ② 판단 요건을 적용한 실시 예를 제시한 점에서 의미가 있다. 

(전문은 첨부파일 참조)