전자 스프레드시트 개선 방법 발명의 특허대상성 인정 여부

- Data Engine Technologies LLC. v. Google LLC., 906 F.3d 999 (Fed. Cir. 2018) -

작성자 : 한국지식재산보호원 기반정보팀 이상희 박사

Ⅰ. 사건의 쟁점

본 사안의 쟁점은 ‘Tab Patents’ 및 ‘Track Changes Patent’가 특허법 제101조상 특허대상성(patent eligible)이 인정되는지 여부이다.

Ⅱ. 판시사항

1. ‘Tab Patents’ 중 ’551 특허 청구항 1을 제외한 ’259, ’545, 그리고 ’551 특허의 나머지 문제된 청구항은 스프레드시트를 탐색하는 ‘구체적이고 특별한 방법(specific, particular manner)’에 관한 것으로, 컴퓨터 특유(unique)의 기술을 사용하고 있고, 발명의 상세한 설명(specification) 및 당시 문헌(article)에 따르면 기존 전자 스프레드시트에서 제기되어 왔던 기술적인 문제에 대한 특별한 해결 방법(specific solution)을 통해 이용자 편의성을 높인 이점을 가지고 있다는 점에서, 추상적 아이디어가 아니기에(Alice test ‘Part 1’) 당해 청구항들은 특허를 받을 수 있는 대상이다.

2. ‘Track Changes Patent’ 및 ’551 특허 청구항 1은 전자 스프레드시트 내용을 수정한 경우 이용자들로 하여금 그 수정 사항을 추적할 수 있도록 하는 방법에 대한 것으로, 구체적인 구현(specific implementation)에 대해 언급하고 있지 않으며, 구체적인 기술적 해결책(specific technical solution)‘에 한정하지 않고, 전자 스프레드시트 페이지를 확인(identify)하고 저장하는 모든 수단을 총칭하고 있다는 점에서, 당해 청구항들은 추상적 아이디어에 불과하고(Alice test ‘Part 1’), 부가적인 특징들이 발명적 개념(inventive concept)을 얻지 못하였기에(Alice test ‘Part 2’) 특허법 제101조상 특허대상성이 부정된다.

2. ‘Tab Patents’ 중 ’551 특허 청구항 1을 제외한 ’259, ’545, 그리고 ’551 특허의 나머지 문제된 청구항은 특허대상성이 인정되고, ‘Track Changes Patent’ 및 ’551 특허 청구항 1은 특허대상성이 부정된다고 보아, 모든 문제된 청구항의 특허대상성을 부정한 지방법원의 판결을 일부 파기환송 및 일부 인용한다.

Ⅲ. 사건의 경과 및 지방법원 심결

Data Engine Technologies LLC(이하 ‘DET사’)는 ’259, ’545, ’551, ’146 특허의 특허권자이다. ’259, ’545, ’551 특허(통틀어 이하 ‘Tab Patents’)는 전자 스프레드시트(electronic spreadsheet)들을 빠르게 훑어볼 수 있도록 해주는 탭(tabs)을 이용하여 원하는 스프레드시트를 곧바로 찾는 방법에 관한 것이고, ’146 특허(이하 ‘Track Changes Patent’)는 전자 스프레드시트 내용을 수정한 경우 이용자들로 하여금 그 수정 사항을 추적할 수 있도록 하는 방법에 대한 것이다.

(이하생략)