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Ⅰ. 비자명성 판단의 TSM Test와 TSM Test의 완화

KSR International Co. v. Teleflex, Inc., 550 U.S. 398 (2007)

1. 서지사항

원고(피상고인)	Teleflex Inc., et al.
원고 대리인	David J. Poirier
피고(상고인)	KSR International Co., Petitioner
피고 대리인	Robert M. Kalec
사건번호	550 U.S. 398
판결일자	2007년 4월 30일
판사	John G. Roberts (Chief Justice)
1심법원	U.S. District Court Eastern District of Michigan (Detroit)
1심법원 판결일	2003년 12월 12일
관련특허	(US PAT 6,237,565) 전자 스로틀 제어장치가 있는 조절 가능한 어셈블리
관련법령	35 U.S.C. § 103
관련기술	조절 가능한 차량용 페달 어셈블리

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요

전통적인 차의 속도를 조절하기 위하여 운전자는 케이블이나 다른 기계적 장치를 통하여 스로틀(throttle)과 연결되어 있는 가스페달을 누르거나 풀어준다. 자동차 좌석에서의 페달의 위치가 대부분 조절되지 않기 때문에 운전자가 페달에 더 가까이 가거나 멀리 가려면 스스로의 위지를 조정하거나 운전석의 위치를 조절하여야 하였으나 이 방법은 운전석 앞 공간이 넓은 경우 체구가 작은 운전자에게는 좋은 해결책이 되지 못한다. 따라서 발명자는 위치를 조절할 수 있는 페달을 발명하기에 이르렀다. Asano특허나 Redding특허는 이에 속한다. 새로운 차에 있어서는 컴퓨터로 조절되는 스로틀은 기계적 장치에 의하여 작동하는 것이 아니라 전자식 신호에 의하여 벨브를 열고 닫는다. 컴퓨터가 페달의 작동을 인식하게 하기 위해서 전자적 신호는 기계적 작동을 디지털 데이터로 바꾸어야 한다. 발명자들은 이러한 센서에 대한 많은 특허를 획득하여 왔다. Smith특허는 이에 속한다.
KSR은 케이블에 의하여 작동되는 스로틀에 의한 페달 시스템을 발명하고 이 디자인에 의하여 작동되는 스로틀에 의한 페달 시스템을 발명하고 이 디자인에 대하여 ‘976특허를 획득하였으며 General Motors Corporation(GMC)에 트럭에 사용되는 컴퓨터에 의해 조절되는 스로틀을 사용하여 조절 가능한 페달 시스템의 공급자로 선정되었다. ‘976특허를 트럭에 적용시키기 위해서 KSR 은 모듈 센서를 부착하였다. Engelgau특허의 전용실시권자였던 Teleflex는 “고정된 회전축 지점(pivot point)에 전자적 페달 위치 센서가 부착된 위치를 조절할 수 있는 페달”을 개시한 청구항 4에 대한 특허 침해 소송을 제기하며, 특허침해의 약식판결을 청구(Motion for Summary Judgement of Infringement)하였다. 이에 대하여 KSR은 청구항4는 35 U.S.C §103에 의하여 무효라고 주장하며 특허무효의 약식 판결을 청구(Motion for Summary Judgement of Invalidity)하였다.

(2) 사건 특허발명
1) (US PAT 6,237,565) 전자 스로틀 제어장치가 있는 조절 가능한 어셈블리

소송 특허는 “고정된 위치에 부착된 전자 스로틀 센서를 구비한 조정 가능한 페달 어셈블리”에 관한 특허로, 운전자가 자신의 앉는 위치를 바꾸거나 의자를 이동시키지 않고도 운전자의 편의 및 안전을 위하여 페달의 위치조절이 가능하며, 그런 페달의 위치조정에 따른 물리적 정보를 디지털정보로 전환하여 엔진의 연료주입을 통제하는 전기센서가 부착된 일련의 자동차페달 시스템에 관한 것이었다. 문제가 되었던 부분은 청구항 4에 속하는 것으로 아래와 같다.
『차량 제어 페달 장치(12)는 차량 구조물(20)에 장착되도록 개조된 지지체(18), 및 상기 지지체(18)에 대하여 전후 방향으로 이동 가능한 페달 암(14)을 구비하는 조정 가능한 페달 조립체(22)를 포함한다. 피벗(24)은 상기 조정 가능한 페달 조립체(22)를 상기 지지체(18)에 대하여 선회 가능하게 지지하며, 피벗축(26)을 정의한다. 또한 상기 제어 페달 장치(12)는 엔진 스로틀(throttle)(30)을 제어하기 위해 상기 지지체(18)에 부착되는 전자 스로틀 제어기(electronic throttle control)(28)를 포함한다. 상기 제어 페달 장치(12)는 안정 위치(rest position)와 적용 위치(applied position) 사이에서 상기 페달 암(14)이 상기 피벗축(26)을 중심으로 선회하는 경우에 페달 암 위치에 상응하는 신호를 제공하기 위하여 상기 피벗(24)에 응답(responsive)하는 상기 전자 스로틀 제어기(28)를 특징으로 한다. 따라서 상기 제어 페달 장치(12)는 상기 페달 암(14)과 전자 스로틀 제어기(28)의 이동 없이 페달 암 위치를 전후 방향으로 조정할 수 있다. 추가적으로 상기 조정 가능한 페달 조립체(22)는 상기 피벗(24)을 중심으로 회전하며 상기 전자 스로틀 제어기(28)는 상기 피벗(24)에 응답한다.』 청구범위의 기재에 의하여 특허발명을 파악하여 보면, 차체에 부착된 지지부에 고정된 위치 조절이 가능한 페달 장치, 회전축(pivot)에 응답하여 작동하는 전자적 조절장치를 포함하며, 전자적 조절장치가 지지부에 부착된 것을 특징으로 한다.

(2) 인용된 선행기술
1) Asano 특허 (US 5,010,782)

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가스 valve를 열고 닫는 데에 있어서 케이블을 통한 장치로서 위치를 조절할 수 있는 페달 장치에 대한 특허이다. 페달 위치가 조절되면 페달의 회전축 지점(pivot point) 중 하나가 고정되는 지지부를 개시하고 있다.

2) Smith 특허 (US 5,063,811)

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컴퓨터와 연결된 전선이 마찰에 의하여 마모되는 것을 방지하기 위하여 센서가 페달의 발판이 아닌 페달 장치의 고정된 부분에 장착된 구성을 개시하고 있다. Smith의 페달 장치는 위치 조절이 가능하지 않은 것이다.

3) Redding 특허 (US 5,460,061)

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케이블을 통한 위치 조절 장치에 있어서 페달과 회전축 지점(pivot point)가 조절될 때 미끄러져 이동하는(sliding)방법을 개시한다.

4) Rixon 특허 (US 5,819,593)

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케이블을 통한 위치 조절 장치에 있어서 페달과 회전축 지점(pivot point)가 조절될 때 미끄러져 이동하는(sliding)방법을 개시한다.

정리하자면, 본 발명의 요지인 “조정 가능한 페달”은 Asano 특허 및 Redding 특허에 개시되어 있고, “전자 센서”는 Smith 특허 및 Rixon 특허에 각각 개시되거나 가르쳐져 있다. 특히, 심사단계에서 인용되지 않았던 Asano 특허는 “센서”를 제외하고는 본 발명의 모든 구성요소에 대해서 가르치고 있다. 페달 지지대에 위치한 센서를 구비한 조정 가능한 페달에 관한 출원 당시의 더 넓은 청구항 4항은 상기 “조정 가능한 페달을 개시한 Redding 특허와 페달에 센서를 장착하는 것을 설명한 Smith 특허의 자명한 결합”이라는 이유로 거절되었다. 이에 출원인은 본 건의 ‘565특허의 출원발명과 달리 피벗 위치조차도 움직이는 Redding 특허와 차별화 시키기 위하여 청구항 4항을 “고정된” 피벗 위치에 센서가 위치하는 것으로 한정하였다. 그 결과 이것을 극복하여 본 ‘565특허는2001. 5. 29. 특허등록을 받았다.

3. 소송에서의 쟁점

Telflex사는 KSR사가 종전의 페달에 센서를 추가함으로써 ‘565 특허를 침해한다고 주장하였으나 피고인 KSR 사는 선행 문헌들에 의하여 이미 전자적인 센서가 조정 가능한 페달에 위치하면서 기능하는 것에 대한 가르침(Teaching)이 이루어지고 있으며, 선행 기술 “조정 가능 페달 어셈블리”와 “전자 센서”의 조합(Aggregation)에 불과하여, 본 특허 청구항4는 미국 특허법 제103조에 의해 자명한 것이므로 무효라고 주장한바, 본 특허에 대한 비자명성 판단 및 그 판단 기준이 쟁점이 되었다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
2003. 12. 12 . 1심 판결 298 F.Supp. 2d 581 (E.D. Mich. 2003)
진보성 불인정
2005. 01. 06 . CAFC 판결 119 Fed. Appx. 282 (Fed. Cir. 2006)
지방법원 약식판결 파기
2007. 04. 30 . 연방대법원 판결 550 U.S. 398 (2007)
2심 판결 파기 환송

(2) 1심법원의 판단
미시간 동부 지방법원은 KSR이 청구항 4가 자명하다고 주장한 것을 판단하기 위하여 페달 설계의 역사, Engelgau 특허의 범위와, 개시된 선행기술을 살펴본 후 Graham의 기준을 적용하여 법원은 KSR의 약식 재판 신청을 받아들였다. 연방지방법원은 선행 기술의 가르침과 청구항 사이에 ”차이가 거의 없음(little difference)”을 발견하였다. 즉, Asano의 특허는 페달의 위치를 파악하고 이것을 스로틀(throttle)을 조절하는 컴퓨터로 전송하기 위하여 센서를 사용하는 것을 제외한 청구항의 모든 구성을 개시하고 있으며 전자 센서에 대한 추가적 구성은 ‘068특허와 Chevrolet의 센서에 개시된 것이라고 판시하였다.
연방지방법원은 “① 해당 산업분야에서 전자적 센서와 조절 가능한 페달을 결합하는 것은 불가피한 일이며, ② Rixon 특허에서 이러한 진보를 위한 기초를 제공하였으며, ③ Rixon의 특허의 문제인 마찰에 의한 마모에 대하여 Smith특허에서 센서를 페달에 결합하는 것에 의하여 해결책을 제시하였으며, 이를 통하여 Asano의 위치 조절 가능한 페달과 페달 위치 센서를 결합하는 것을 제시하였다”고 판단하며 TSM 테스트를 만족한다고 판시하였다. 이에 따라 당업자가 Asano의 특허에 선행 기술에 의하여 개시된 전자 센서를 결합시키는 것에 대한 TSM테스트가 만족되었으므로 ‘565특허는 발명이 자명하므로 무효라는 판결을 하였다.

(3) 연방순회항소법원(CAFC)의 판결
Teleflex는 연방지방법원이 자명성 판단에 있어서 사후적 고찰을 사용하였다고 주장하며 항소하였다. CAFC는 연방지방법원이 TSM테스트를 충분히 엄격하게 적용하지 않았다고 판단하면서, 전자적 센서를 Asano 장치의 지지브래킷(bracket)에 부착하는 발명에 대한 동기를 명확하게 밝혀내지 못하였다고 하였다. CAFC는 법원이나 심사관은 발명자가 해결하려 한 문제만을 참조하여야 한다고 판시하면서, 특허권자가 해결하려고 하였던 문제를 선행 기술 자료가 정확하게 제시하지 않았다면 그 문제가 발명자로 하여금 이러한 자료를 참고하게 하지 않았을 것이라며, 연방지방법원이 밝혀낸 해결해야 할 문제의 본질이 불충분하다고 하였다. CAFC는 Engelgau가 간단하고 작고 저렴한 조절 가능한 전자 페달을 추구한 반면 Asano 페달은 조절 가능한 페달인 점은 같으나 페달을 누르는 데에 필요한 힘을 확실하게 하기 위하여 설계된 것이며, Rixon 페달은 전선이 마모되는 문제를 가지고 있으나 그 문제를 해결하기 위하여 설계되지 않았으며 Engelgau 의 특허의 목적에 어떠한 가르침(teaching)도 주지 않았다고 판단하였다. 또한, Smith의 특허는 조절 가능한 페달과 연관되어 있지 않으며 전자 조절장치를 폐달장치의 지지 브래킷(bracket) 에 부착하는 것에 대한 동기를 주었다고 볼 수 없으므로 이러한 선행 특허들이 해당 분야의 통상의 기술자로 하여금 Asano 페달과 같은 장치에 센서를 부착하도록 어떠한 가르침, 제시, 동기도 제시하지 않았다고 판시하며, CAFC의 판결을 취소, 환송하였다.

5. 연방대법원(U.S. Supreme Court)의 판결

2007년 4월 30일 미연방대법원은 CAFC의 판결을 파기, 환송하면서 기존 대법원의 법리를 확인하였다. CAFC가 자명성의 문제를 지나치게 협소(narrow)하고 경직된(rigid) 기준을 가지고 판단하였다고 하면서, KSR이 해당 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 Asano 페달의 고정된 회전축 지점(pivot point)에 센서를 부착하는 설계를 할 수 있으며, 이러한 설계를 통하여 이득을 얻을 수 있다는 것에 대한 설득력 있는 논거를 제시하였다고 판단하였다.
연방대법원은 CAFC의 자명성 판단의 문제는 TSM 테스트의 적용에 있어서 협소한 개념을 적용한 것이라 하며, 법원과 심사관이 특허권자가 해결하려고 한 과제에 한정하여 판단하여야 한다는 점에 있어서 오류를 범하였다고 판단 하였다. 정확한 판단을 위해서는 해당 분야에서의 필요성이나 알려진 문제가 청구된 발명과 같은 결합을 제시하는지 여부가 중요한 것이다. 또한 문제를 해결하기 위하여 노력하는 해당 분야의 통상의 기술자가 동일한 문제를 해결하기 위해 고안된 선행 기술만을 참조할 것이라고 판단한 것도 잘못된 판단이다. Asano특허의 주요한 목적이 지속적으로 제시되었던 비율(ratio)의 문제를 해결하기 위한 것이며, 조절 가능한 페달에 센서를 부착시키는 방법에 대해서 고민하는 발명자가 Asano 페달에 센서를 부착시키는 것을 고려할 이유가 없다고 판단한 데에 잘못이 있다. 익숙한 물건들이 원래의 목적을 벗어나 사용될 수 있다는 것은 일반상식(common sense)이며 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 여러 특허의 가르침을 하나로 모을 수 있는 능력이 있다. Asano 특허는 원래의 목적과 무관하게 고정된 회전축 지점(pivot point)를 가지는 조절 가능 페달의 명백한 예를 제시하며, 선행 기술들은 이 고정된 회전축 지점(pivot point)에 센서를 장착하는 것이 이상적임을 충분히 보여준다. CAFC는 구성요소의 결합이 시도하기에 명백(obvious to try)하다는 것만으로 특허 청구항이 자명하다는 것이 입증되지 않는다고 판단하는 오류를 범했다. 문제를 해결하기 위한 설계의 필요성이나 시장의 요구가 있고, 예측 가능한 해결책이 제한되어 있다면 해당 기술 분야의 통상의 기술자는 자신의 기술적 지식 내에서 알려진 요소를 결합하는 이유가 되며, 이것이 성공한다 하여도 발명이 아닌 일반적 기술과 상식의 문제이다.
따라서 연방지방법원에서 Engelgau 가 청구항 4의 발명을 고안하였을 당시 해당 분야의 통상의 지식인이 Asano특허와 pivot에 장착된 센서를 결합하는 것은 자명하다고 판단한 것은 옳으며, ‘936 특허는 센서를 페달 장치에 부착하는 것에 대한 유용성을 교시하였으며, Smith 특허는 센서를 페달의 발판이 아닌 구조 자체에 부착하는 것을 설명하였고, Rixon 특허의 전선 마모 문제를 해결하기 위하여 Smith 특허는 페달 장치가 연결하는 전선에 어떠한 움직임도 전달하지 않아야 한다는 것을 교시하였으므로 페달의 고안자는 센서를 페달 장치의 움직이지 않는 부분에 고정하여야 한다는 것을 알았을 것으로, 가장 자명한 부위는 회전축 지점(pivot point)이다. 이에 따라 청구항은 자명하다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 자명성 개념의 도입
1790년 미국 특허법이 제정되었을 때에는 ‘종래에 없었던 새로운 기술’에 특허가 부여되는 것으로 규정되었으나, 과학과 기술의 진보에 따라 기술 개발을 저해한다는 인식이 확대되면서, 1952년 특허법이 개정되면서 제103조에 “발명이 행해진 시점에서 해당 기술 분야에서 통상의 기술을 가진 자에게 발명이 주제가 자명할 정도로, 발명과 종래 기술의 차이가 없다면 해당 발명은 특허 받을 수 없다”는 규정이 추가되었다.

(2) Graham 사건의 대법원 판결
이 사건에서 대법원은 자명성 판단에 관하여 3단계의 절차를 제시하였는데, ① 발명 직전의 시점에서 선행 기술의 범위와 내용을 결정하고(the scop and content of the prior art), ② 발명과 선행 기술의 가르침 간의 차이점을 도출하며(the differences between the claimed invention and the teaching of the prior art), ③ 발명 직전 시점에서 통상의 기술자의 수준(the level of skill of person of ordinary skill in the art)을 결정하여 자명성 여부를 결정해야 한다. 다만, 자명성 판단의 시점이 상이함으로 인한 사후적인 편견을 방지하기 위하여 상황에 따라 간접 증거(Secondary Consideration)를 참작할 수 있는데, 자명하지 않다는 것을 입증하기 위해 상업적 성공(Commercial Success), 오랫동안 해결하지 못한 과제(Long-felt but unsolved needs), 다른 사람의 실패(Failure of others), 발명의 폭 넓은 계약(Invention is widely licensed) 등을 고려할 수 있다.
이와 관련된 대법원의 전 후 판례들은, 발명이 이미 존재하는 구성 요소들을 결합하여 이루어진 경우에는 해당 구성 요소가 갖고 있지 않던 새로운 기능을 해당 발명이 포함하고 있어야 자명성을 통과할 수 있다는 입장을 취하고 있었다.

(3) FMC 사건과 CAFC의 TSM 테스트 창안
종래의 대법원 판례에서 나타난 자명성 기준은 지나치게 높다는 비판이 제기되고 있었으며, 거의 대부분의 발명이 선행 기술에 존재하는 구성 요소를 결합하여 완성되는데, 물질 특허와 같은 일부 분야를 제외하고는 대법원의 자명성 기준을 통과할 발명이 거의 없다는 것이다.
1982년 CAFC가 탄생하면서, CAFC는 사후적 판단을 방지하고 보다 객관적이고 명확한 자명성 판단의 기준을 제시하고자 하였으며, FMC 사건을 통하여 대법원이 Graham 사건에서 자명성 판단의 절차로 제시된 3단계의 마지막 판단에 있어, 통상의 기술자가 해당 발명에서와 같은 방식으로 선행 기술을 결합해서 발명에 이르도록 하는 가르침(Teaching), 암시(Suggestion), 동기(Motivation)가 존재하여야 하고, 그러한 결합이 성공할 것이라는 타당한 기대(Reasonable expectation)가 있어야 자명하다고 하면서 TSM 테스트를 제시하게 된다. 이에 따라 미국 특허청도 심사 지침을 개정하여 TSM 테스트에 따라 자명성 판단을 하고 있다.

(4) 이 사건에서의 구체적 판단
2007. 4. 30. 미국 연방대법원은 연방항소법원이 진보성 문제를 해결함에 있어서TSM 에 의하여만 진보성을 판단하려고 하는 것은 미국 특허법 제103조의 문언의 취지 및 연방대법원의 이전 판례에 배치되는 것이라면서, 페달 디자인의 역사, 발명의 범위, 관련된 선행 기술 등을 검토한 결과 지방법원의 원심과 같이 본 특허는 자명한 기술적인 조합에 불과하여 지방법원이 판단한 바와 같이 무효라고 판단하고 이 사건을 파기환송 하였다.
미국 연방대법원은 자명성 판단시에 청구발명에 이르게 된 명확한 가르침(precise teachings)이 선행기술에 있는지를 묻는 방식의 TSM 테스트를 너무 엄격하게 적용하지 말고, 오히려 다양한 각도에서 자명한지 여부를 따지도록 하였다. 또한 연방대법원은 CAFC의 TSM테스트는 사후고찰(Hindsight)의 위험성을 과도하게 지양하려고 하였다고 평가하였다.
또한 연방대법원은 TSM 테스트가 Graham 분석법과 반드시 불일치 하는 것은 아님에도 불구하고, CAFC는 TSM 테스트를 너무 엄격하고 의무적인 공식처럼 사용해 왔다고 꼬집으면서, “인용례에 TSM에 대한 기재가 없더라도 기술 상식, 시장 요구 등을 고려해 비자명성을 부정할 수 있다.”라고 하여 TSM 테스트를 유연하게 적용하도록 하였다.
구체적으로, 연방대법원은 자명성을 판단 할 때에 ① 다수의 특허들의 상호 관계가 있는 가르침, ② 시장에 존재하거나 디자인 업계에 공지된 요구, ③ 당업자가 가지고 있는 배경 지식을 고려하도록 하였다. 나아가, 미국연방대법원은 “예측 가능한 결과”를 가져오지 않는 것이라면 공지의 방법 과 유사한 구성요소들의 결합은 자명하다고 했다. 더욱 구체적으로, 본 판결에서 논의된 주요 이슈들은 다음과 같다.
1) 공지의 구성요소를 결합(combination)하는 개량발명의 경우
개량발명은 공지의 구성요소를 결합하는 경우라 할지라도 여전히 특허성을 인정받을 수 있는 바, 다수개의 구성요소로 구성된 개량발명의 진보성 판단 시 각 구성요소가 각각 공지되었다는 것을 증명하는 것만으로는 자명하다고 판단될 수 없고, 개량은 선행 기술상의 구성요소의 예측 가능한 이용 이상의 어떤 개량이어야 하고, 예측 불가한 결과(unexpected results), 제2차적 고려요소(secondary considerations)의 중요성이 커졌으며, 이를 입증하는 발명자 또는 전문가에 의한 선언서(declarations)의 제출이 더욱 중요하게 되었다.
2) 선행기술의 범위 확대
비자명성의 판단자료가 될 수 있는 관련 선행기술은 발명자가 문제를 해결하려고 한 시도나 문제해결에 관한 선행기술에 한정되는 것이 아니고, 특허청구에서 해결되고 있는 그 기술분야에 알려진 어떤 필요 또는 문제는 청구항의 구성요소들을 결합하는 데에 타당한 이유를 제공할 수 있다. 대법원 판례에 의하면, 유사한 물건들은 그의 제1의 용도나 목적 외에도 다른 부차적인 자명한 용도나 목적을 가질 수 있고, 당업자는 다수의 특허들의 가르침들을 마치 퍼즐조각처럼 맞출 수 있다고 하였다. 심사관들과 법관 그리고 특허성을 다투고자 하는 제 3자들은 보다 넓은 범위의 선행기술, 예컨대, 상식, 당업자의 배경지식, 예측 가능한 결과 등을 찾아 볼 것이고, 따라서 출원인이 정보개시서(IDS)로써 제출해야 하는 관련성(materiality) 있는 정보의 범위도 같이 확대될 것이다.
미국에서 특허소송 중 자주 느낄 수 있는 특징의 하나는 정부기관인 특허청에서 허여한 특허권에 대해 무효판정을 하는 것에 대한 배심원단의 상당한 심리적 거부감을 볼 수 있다는 점이다. 이는 제한된 선행기술, 심사자료, 촉박한 심사시간, 번역문의 한계를 가지고 있는 심사의 결과로 파생된 특허권을 심사단계에서 한 번도 고려되지 않은 새로운 선행기술로써 무효화 할 수 있다는 사실로써 이러한 심리적 거부감을 극복하여야 하는 바, 심사단계에서 제출되거나 검토되지 않았던 새로운 선행기술인 Asano 특허를 비자명성 판단 근거로 내세운 금번 KSR 사례에서 특허 방어자들은 동 판결의 의미를 새길 수 있을 것이다.
3) 당업자(PHOSITA, Person of ordinary skill in the art)의 수준
연방대법원에 의하면, “당업자는 상식(common sense)을 가지고, 창작적 단계(creative steps)를 채용하며, 기계가 아니고 일반적 창작성(ordinary creativity, not an automaton)을 가진 사람이다”라고 하여 당업자의 수준 및 정의를 더욱 명확하게 하였다. 한마디로 말해서, 선행기술의 범위 및 내용, 문제되는 청구항과 선행기술간의 차이점, 당업자의 수준 등에 관해 언급한 KSR 대법원 판결은 이전의 Graham분석의 시대와 같이 진보성의 판단기준을 강화하여 특허획득이 이전보다 어려워지게 하는 높은 기준을 제시한 것으로 평가된다.

7. 관련 판례

(1) Takeda Chemical Industries, Ltd. v. Alphapharm Pty., Ltd., 492 F.3d 1350 (Fed. Cir., 2007)
KSR에 관한 대법원의 결정 또는 Pfizer 사건의 CAFC의 결정은 모두 “obvious to try”에 관한 무효 결정을 강요하는 것이 아니라고 하면서, 제 2 유형 당뇨병 치료제에 관한 본 건 특허는 유효하다고 판단하였다. 이 사건에 관한 CAFC 판결에서 Allan Lourie 판사는 KSR 판결에서 미국 연방대법원이 비자명성 판단요소를 재확인하였고, TSM 테스트는 너무 엄격하게 적용되어서는 안 된다고 판시하였지만, KSR 판결은 당업자가 선행기술을 결합하는 “이유”를 제공하는지 여부를 결정하는 TSM 테스트 자체의 가치는 인정하였다고 하였다.

(2) Syngenta Seeds, Inc v. Monsanto Co. (Fed. Cir., 2007)
Syngeta Seeds사건은 살충 단백질을 생성하도록 조작된 유전자 조작 옥수수에 대한 특허에 대한 Monsanto의 침해사건이다. 연방순회항소법원은 살충 단백질을 생산하도록 유전자가 변형된 옥수수에 대한 특허가 자명하다는 배심원단의 평결을 지지하였다. 특허권자는 특허 발명에 의하여 단백질 생산량을 증가시킬 수 있다는 합리적인 기대가 없기 때문에 옥수수의 유전자 코돈을 살충 단백질의 유전자 정보로 대체하는 것에 대한 동기가 없다고 주장하였다. CAFC는 선행기술이 명백하게 “그러한 방법이 유전자 발현의 효율을 높일 수 있을 것이 기대될 수 있다.”고 나타냈으므로 특허권자의 주장을 기각하였다. 또한, 특허권자는 선행 기술이 담배 식물의 유전자 코돈 만을 나타내기 때문에 성공에 대한 합리적인 기대가 없다고 주장하였으나, CAFC는 선행기술이 이러한 방법을 다른 종에도 적용 가능하다고 언급하였으므로 이 주장 또한 기각하였다.

(3) Winner Int'l Royalty Corp. v. Wan, 202 F.3d. 1340, 1348 (Fed. Cir., 2000)
심사관들은 비자명성에 의한 거절이유(office action)을 발부할 시에 반드시 당업자 입장에서 선행기술의 결합에 이르게 되는 가르침, 암시 또는 동기가 무엇인지를 밝혀야 한다.

8. 시사점

미연방대법원은 자명성 테스트에 있어서 매우 기계적으로 적용되던 CAFC의 좁고 엄격한 TSM 테스트에 몰입되지 말라고 주의를 주면서, 가르침, 암시, 동기 등과 같은 점 외에 상식이나 시장의 요구와 같은 다양한 2차적 고려 요소들을 같이 채용하여야 하고, 출원인이나 특허권자 입장에서 볼 것이 아니라 당업자 입장에서 당해 기술분야에서의 주된 목적이나 용도뿐만 아니라 전용 가능한 부차적인 목적이나 용도·기능에 까지 포괄하여 모든 기술 분야에서 확대하여 선행기술로서 삼을 수 있다고 범위를 확대함으로써 진보성 판단기준을 한 층 높인 의미가 있다.

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