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Ⅰ. 무효가 명백한 경우 무효항변, 권리 남용 여부

平成10年(オ)第364号 최고재판소 2000.04.11.

1. 서지사항

원고(피상고인)	후지쯔 주식회사
원고 대리인	古城春実
피고(상고인)	Texas Instruments Inc
피고 대리인	中村稔
사건번호	平成10年(オ)第364号
판결일자	2000년 4월11일
판사	카나야 토시히로
1심법원	도쿄지방재판소
1심법원 판결일	1994년 8월 31일
관련특허	(특허0320275) 반도체장비
관련법령
관련기술	반도체장비

2. 사건의 배경

(1) 사건의 개요

Texas Instruments Inc.(피고, 항소인, 상고인)는 미국 유수의 반도체 제조업자이고, 잭 킬비 박사의 반도체집적회로의 기본적 발명에 관하여 발명의 명칭을 “반도체장비”로 하는 본건 발명의 특허권자(특허 제320275호)이다. 그런데 Texas Instruments Inc.는 이 특허를 라이센스하면서 이 특허의 존속기간을 연장하는 방법으로 분할 출원 전략을 사용하였다.
Texas Instruments Inc.의 원출원은 진보성 결여로 특허거절결정이 확정된 바 있고, 이 사건에서 문제가 된 대상특허는 원출원에서 분할 출원되어 등록된 특허였다. 후지쯔도 이 사건 이전에는 Texas Instruments Inc.로부터 특허라이센스를 받고 로열티를 지급하는 여러 회사 중의 하나의 회사였으나 분할 출원된 이 건 특허의 경우에는 무효라고 보아 라이센스를 받지 않았다.
본건은 후지쯔(원고, 피항소인, 피상고인)가 본건 특허권에 기하여 실시료 상당액의 금전지불을 요구한 Texas Instruments Inc.에 대하여, 후지쯔의 제품의 제조판매행위는 본건 특허권을 침해하는 것이 아니라고 하여 손해배상청구권의 부존재확인을 청구한 사안이다.

(2) 사건 특허발명
본 발명은 반도체 기판에 복수의 회로 소자를 물리적으로 이간한 상태로 배치하고, 절연물질 위에 도체를 피착하여 배선한다는 기본 원리를 내용으로 하고 있다. 이는 반도체 집적회로의 기본적인 아이디어를 세계에서 최초로 특허로 한 것으로서 유명하다.
본 발명은 반도체 박판에 전자 회로를 구성하는 단일 반도체 박판의 한 주면(主面)에, 이간하여 형성된 여러 개의 회로 소자와 그들의 회로 소자 중 선정된 얇은 공간을 서로 연결하는 불활성 절연 물질의 회로 연결 전도성 물질을 근본적으로 평면상에 (이차원적인 확산을 가지고) 배치하는 기술적 사상을 특징으로 한다.
본 발명의 작용 효과는, 하나의 반도체 박판의 한 주면에, 이간하여 형성된 여러 개의 회로 소자와 그들의 회로 소자 중 선정된 투명한 영역을 서로 연결하는 불활성 절연 물질의 회로 연결 전도성 물질을 근본적으로 평면상에 (이차원적인 확산을 가지고) 배치함으로써 반도체 박판에 컴팩트하고 매우 복잡한 전자 회로 반도체 장비를 제공 수 있는 동시에 반도체 장비의 대량 생산을 가능하게 한 것이다.

3. 소송에서의 쟁점

특허의 무효가 명백하면, 침해법원도 특단의 사정이 없는 한 특허권자의 특허권행사를 권리남용으로 판단하여 그 행사를 저지 할 수 있는지 여부가 주요 쟁점이다.

4. 소송 경과 및 원심 법원의 판단

(1) History Map
1994. 08. 31. 도쿄지방재판소 平成3(ワ)9782 청구인용
1997. 09. 10. 도쿄고등재판소 平成6(ネ)3790 항소기각
2000. 04. 11. 최고재판소 平成10(オ)364 상고기각

(2) 고등재판소의 판결
제1심은 X제품은 본건 발명의 구성요건을 충족하지 않고, 그 기술적 범위에 속하지 않는다고 하여 X의 손해배상청구권 부존재확인청구를 인용하였다.
원심도 X의 주장을 인정하여 Y의 항소를 기각하였다. 그 이유는 제1심과는 다르나, 주된 이유로서 본건 발명이 원 발명과 실질적으로 동일한 발명이므로 본건 출원은 분할 출원으로서 부적법하여 출원일 소급의 이익을 향유할 수 없고, 또 원발명에 관하여 공지의 발명에 기초하여 용이하게 발명할 수 있었던 것이라고 하여 거절사정이 확정되어 있기 때문에 원발명과 실질적으로 동일한 본건 특허에 관하여도 무효사유가 내재하는 것으로 하지 않으면 안 되고, 이러한 무효로 될 개연성이 지극히 높은 특허권에 기초하여 제3자에 대하여 권리를 행사하는 것은 권리의 남용으로서 허용되어서는 안 되는 것이라고 하고, 종된 이유로서, X제품은 구성요건을 충족하지 않고 본건 발명의 기술적 범위에 속하는 것이라 할 수는 없다고 하였다. 이에 Y가 상고하였다.
더욱이 본건 특허에 관하여는 원심판결의 2개월 후에 특허를 무효로 하는 취지의 심결이 있고 심결취소청구소송을 거쳐 본건 판결 후 특허무효가 확정되었다.

5. 최고재판소의 판단

본건 특허와 같이, 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백하고 무효심판청구가 된 경우 무효심결의 확정에 의해 당해 특허가 무효로 되는 것이 확실하게 예견되는 경우에도 그 특허권에 기초한 금지·손해배상 등의 청구가 허용된다고 해석하는 것은 다음의 여러가지 점에 비추어 볼 때 상당하지 않다.
① 이와 같은 특허권에 기초한 당해 발명의 실시행위의 금지, 이에 관한 손해배상 등의 청구를 용인하는 것은, 실질적으로 볼 때 특허권자에게 부당한 이익을 부여하고 위 발명을 실시하는 자에게 부당한 불이익을 주는 것으로서 형평의 이념에 반하는 결과가 된다. 또한 ② 분쟁은 가능한 한 단기간에 1회의 절차에서 해결하는 것이 바람직한 것인바, 위와 같은 특허권에 기초한 침해소송에 있어서, 먼저 특허청에서 무효심판을 거쳐 무효심결이 확정되지 않으면 당해 특허에 무효이유가 존재하는 것을 가지고 특허권의 행사에 대하여 방어방법으로 하는 것이 허용되지 않는다고 하는 것은 특허의 대세적인 무효까지도 요구할 의사가 없는 당사자에게 무효심판의 절차를 강요하는 것이 되고 또 소송경제에도 반한다. 더구나 ③ 특허법 제168조 제2항은 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백하여 이와 같이 무효로 될 것이 확실히 예견되는 경우에 있어서까지 소송절차를 중지하여야 하는 취지를 규정한 것으로 해석할 수는 없다.
따라서 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라도 특허권침해소송을 심리하는 재판소는 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백한가 아닌가에 관하여 판단하는 것이 가능하다고 해석하여야 하고, 심리 결과 당해 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백한 때에는 그 특허권에 기초한 금지, 손해배상 등의 청구는 특단의 사정이 없는 한 권리의 남용에 해당하여 허용되지 않는다고 해석하는 것이 상당하다. 이렇게 해석하여도 특허제도의 취지에 반하는 것이라고 할 수 없다.
본 건 특허에는 무효사유가 존재하는 것이 명백하게 되고, 정정심판의 청구가 된 경우 등의 특단의 사정이 인정되는 경우에 해당되지 않으므로, 본건특허권에 기한 손해배상청구가 권리의 남용에 해당하여 허용될 수 없다고 하는 피상고인의 청구를 인용해야 한다고 한 원심의 판단은 정당한 것이라 할 수 있다.

6. 판결이유 및 쟁점분석

(1) 서설
특허법은 특허에 무효이유가 존재하는 경우 이것을 다투는 방법으로서 특허무효심판제도를 마련하여, 특허를 무효로 하기 위해서는 즉시 재판소에 대하여 특허무효청구를 하는 것은 허용되지 않고, 먼저 전문적 지식경험을 가진 특허청의 심판관의 심판에 의하는 것으로 하여, 무효심결의 확정에 의해 특허권이 처음부터 존재하지 않았던 것으로 간주하고 있다. 즉 설정 등록에 의해 발생한 특허권은 특허무효심결의 확정까지는 유효하게 존속하여 대세적으로 무효로 되지 않는다. 이 제도 하에서 특허권침해를 심리 판단하는 재판소는 특허의 무효이유에 관하여 판단할 수 없다는 것이 판례의 태도였다. 통설도 특허청의 특허부여라는 행정행위의 공정력이론 및 특허청과 재판소의 권한분배론에 의해 이것을 지지하여 왔다.
그러나 현실의 문제로 특허권침해소송에 있어서 특허무효이유가 명백하게 된 사태가 적지 않다. 그래서 종래의 판례·학설도 타당한 결론에 이르기 위해 특허발명의 기술적 범위가 공지기술에 미치지 않도록 한정적으로 특허청구의 범위를 해석한다고 하는 이론(한정적해석설)이나, 피고 제품이 당해 특허의 출원시에 공지기술과 동일 또는 당업자가 이것으로부터 위 출원시에 용이하게 추고할 수 있었던 것인 경우에는 공지기술은 만민이 향유하는 공공재산이라는 것을 이유로 침해의 성립을 부정하여야 한다고 하는 공지기술(자유기술)의 항변설에 의해, 정면으로 특허에 무효이유가 있다고 명언하지 않고, 특허처분의 하자를 실질적으로 판단하여 본래 무효로 되어야 할 특허권에 기한 청구를 배척하는 이론구성을 모색하여 왔다. 그렇게 하여 근래에는 특허에 무효이유가 존재하는 것을 정면으로 채택하여야 한다고 하는 생각도 유력하게 되고, 단적으로 특허무효의 항변을 인정하여야 한다고 하는 설이나 이러한 장래 무효로 될 특허권에 기초한 권리의 행사는 권리남용으로서 허용되지 않는다고 하는 설이 있었다.

(2) 특허권 남용의 성립요건
일본 최고 재판소는 이 사건에서 특허침해소송에서 수소법원이 특허무효심결의 확정 이전에는 특허무효사유(진보성)에 대한 판단을 할 수 없다는 대법원 판결을 폐기하면서, “특허권은 무효심결의 확정까지는 적법하고 유효하게 존속하고 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.”라는 전제하에 “특허무효심결이 확정되기 이전이라도 특허침해소송을 심리하는 재판소는 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백한지 여부에 관하여 판단하는 것이 가능하다고 해석하여야 하고, 심리 결과 당해 특허에 무효사유가 존재하는 것이 명백한 때에는 그 특허권에 기초한 금지, 손해배상 등의 청구는 특단의 사정이 없는 한 권리남용에 해당되어 허용되지 않는다고 해석하는 것이 상당하다.”라고 판시하였다. 이 사건 판결에서는 특허권 남용이 성립되기 위한 요건으로 특허무효사유의 명확성과 정정심판의 청구에 의해 특허무효사유가 해소되지 않을 것(특단의 사정)을 요구하고 있다. 이하에서는 이러한 요건들에 대해 구체적으로 살펴보기로 한다.
1) 무효사유의 명백성
이 사건 판결에서 요구하는 “특허무효사유의 명확성”이 무엇을 의미하는지에 관하여, 일본에서는 통상의 본증의 단계에서도 고도의 심증을 얻는 것이 필요하다고 보는 견해, 통상 본증의 단계의 심증을 얻었다면 족하다는 견해, 소송경제에 반하는 결과로 되는 것과 동일하다는 관점에서 보는 견해, 분쟁의 조기해결을 꾀하는 것과 동일하게 판단하는 견해, 장래 정정심판으로 권리가 유효화 되는 것이 불가능한 경우와 그렇지 않은 경우를 분리하여 판단하여야 하는 것으로 보는 견해로 나뉘어져 있다.
특허권 남용이 성립하기 위한 “명백성”은 무효사유의 존재에 관한 명백성을 의미하는 것이므로 행정법상 행정처분의 무효요건에서 말하는 명백성과는 다른 것이고, 단지 무효사유가 존재한다는 것보다 심증의 정도가 명백하지 않더라도 무효심판청구가 제기된다면 당해 특허가 무효화될 것이 확실하게 예견된다고 판단되는 경우를 의미한다고 보아야 할 것이다. 또한 이러한 명백성의 요건은 침해소송법원과 특허심판간의 판단 사이에 괴리가 생기지 않도록 담보하기 위한 요건이라고 볼 수 있을 것이라고 한다.
이러한 명백성의 요건과 관련하여, 특허를 받을 수 없는 발명에 근거하여 독점 배타적인 권리를 행사하는 것이 부당하다는 가치판단에서 보면, 특허에 무효사유가 존재하는 것을 인정할 수 있는 경우에는 그 존재의 정도가 명백하지 않더라도 그러한 특허에 근거한 권리행사가 부당하다는데에는 변함이 없으므로, 침해소송을 담당하는 재판소는 이러한 명백성의 요건을 완화하여 해석할 가능성이 높다. 따라서 명백성의 요건은 권리남용의 적용을 제한하는 요소로서의 기능을 하지 못할 가능성이 높기 때문에 명백성의 요건이 필요하지 않다는 견해가 있다. 그러나 이러한 견해에 대하여 특허권자와 침해혐의자의 형평의 이념, 신속한 권리구제, 특허무효 판단에 대한 절차 운영의 일관성, 무효심판제도의 취지 및 균등침해 판단요건과의 관계를 고려할 경우 권리남용을 인정함에 있어서는 명백성의 요건은 필요하지 않다는 견해와 당사자 사이의 객관적 이익의 비교형량이 권리남용이론의 기초인 점에서 당연히 요구되는 사항이라고 한다.
2) 가해의사 내지 목적 및 특단의 사정
일반적으로 민법상 권리남용 금지의 법리의 적용에는 개별적 사정이 고려되지만, 이 사건 판결에서는 이러한 사정과 권리행사자의 가해의사 내지 목적이라고 하는 주관적 요건을 고려하지 않고, 권리행사자와 상대방간의 객관적인 이익균형만을 고려한 후 특허무효사유의 존재가 명백하기만 하면 권리남용에 해당된다고 보고 있다.
이 사건 판결에서는 특허무효사유의 존재가 명백하다 하더라도 특단의 사정 즉, 정정심판을 통하여 무효사유의 해소가 가능하고 동시에 정정 후의 특허청구범위에 기초하여 침해가 인정될 경우에는 권리남용은 성립되지 않는다고 보고 있다. 이러한, 특단의 사정은 특허청구범위가 전부공지된 경우에는 적용될 여지가 없다고 보아야 할 것이지만, 일부공지의 경우에는 정정심판을 통하여 무효사유가 해소될 가능성을 배제할 수 없기 때문에 이러한 요건은 형평성 측면에서 요구되는 요건이라고 볼 수 있을 것이다.

(3) 이 사건에서의 구체적 판단
이러한 상황 아래 본 판결은 “특허권은 무효심결의 확정까지는 적법하고 유효하게 존속하고 대세적으로 무효로 되는 것은 아니다.”라고 하는 전제를 세운 후, 종래의 大審院 판례를 변경하여, 침해소송재판소가 특허무효이유의 존부에 관하여 판단할 수 있다는 취지를 판시하고, 개별의 권리행사자체를 권리남용론으로 처리한다고 하는 권리남용설을 채용하였다. 다만 본 판결은 “무효이유가 존재하는 것이 명백하다”고 하는 것만으로 권리남용의 항변을 설명하고 있고, 주관적 요소를 포함하는 개별의 사정을 필요로 하고 있지는 않다.
또한 본 판결은 침해소송에 있어서 심리 판단할 수 있는 무효이유에 관하여 특단의 구별을 마련하고 있지는 않다. 즉, 침해소송재판소는 공연실시되었던 발명과 동일, 간행물 기재의 발명과 동일, 선원발명과 동일, 모인특허, 진보성결여 등의 무효이유도 판단할 수 있다. 여전히 종전에는 발명의 진보성 결여 등의 무효이유 판단은 침해소송재판소에 어울리지 않는다는 견해가 있었다. 그러나 침해 소송재판소에 특허무효이유의 존부에 관하여 판단권한을 인정한 이상 특단의 구별을 마련하지 않은 것이 이론적으로 귀결되는 점, 또 균등론을 채용한 最高裁1998.2.24. 제3소법정 판결이 균등을 판단함에 있어서 공지기술과의 동일성이나 용이상도성 등을 판단하는 것을 전제로 하고 있는 점에서 보더라도 침해소송재판소가 진보성 판단을 하는 것을 제외하는 것은 아니다.
본 판결은 “당해 특허에 무효이유가 존재하는 것이 명백한 때”(명백성)를 요건으로 한다. 침해소송재판소에서 무효심결이 확정되기 전의 특허권의 행사에 있어서도 그 행사가 허용되지 않는다고 판단할 수 있을 정도로 무효이유가 존재하는 것이 명백한 경우를 보이고, 통상의 사실인정과 같은 무효이유에 해당하는 사실에 관하여 확신을 가지는 심증이 형성되면 명백성의 요건은 만족된다고 하여야 한다.
권리남용을 인정하지 않는 “특단의 사정”의 존재에 관하여 본 판결은 “정정심판의 청구가 되어 있는”경우를 예시하고 있다. 이 취지는 정정심판의 청구가 된 것에 의해 특허무효이유가 해소될 것이 확실하게 예측되고 동시에 정정 후의 특허청구의 범위에 기초하여 침해가 인정될 경우를 말하는 것으로 해석하여야 한다.

7. 관련 판례

(1) 東京地裁 2000.9.27. 1998(ワ)25701
X(원고)가 빌딩 신축시에 기초공사에 사용한 Y(피고)의 공법이 X가 보유한 연속벽체의 조성공법에 관한 특허권을 침해하였다는 것을 이유로 Y에 대하여 Y공법의 사용금지 및 손해배상을 청구하였다. 이에 대하여 Y는 본건 발명은 그 특허출원 전부터 공연히 실시되고 있었던 공법에 기초하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로, 본건 특허에는 무효이유가 존재하는 것이 명확하고, 그와 같은 특허권에 기초한 X의 권리행사는 권리남용에 해당하여 허용되지 않는다고 판단하였다.

(2) 東京地裁 2001. 3. 30. 2000(ワ)8204
소송의 당사자가 소송에서 무효심판절차 중에 한 주장과 완전히 모순되는 취지의 주장을 의도적으로 하는 것은 특단의 사정이 없는 한 소송에서의 신의칙의 원칙 내지 금반언의 취지에 비추어 보아 허용되지 않는다고 해야 한다. 무효심판절차는 특허권의 생성의 절차와는 다른 성질을 가지는 면이 있지만, 절차과정에서 출원인 등이 한 주장과 모순되는 주장을 침해소송에서 하는 것이 허용되지 않는다고 하는 신의성실의 원칙 내지 출원경과금반언의 원칙은 무효심판절차에서도 마찬가지로 타당하다. 나아가 소송에서의 신의칙의 원칙 등의 적용이 무효심판절차 등에서 한 당사자의 주장이 최종적으로 심결 등에서 채용되는가 아닌가에 의해 좌우된다고 이해해야 하는 것도 아니다.
무효심판절차에서의 의견의 철회의 경위에 비추어 보면 그 철회는 본건에서의 Y의 주장이 (별건소송(제1사건))과 같은 이유로 배척되는 것을 면하기 위하여 한 것이라고 생각하는 것이 자연스럽고, 무효심판절차에서 당사자에게 인정되는 수행권한을 남용한 것이라고 말할 수도 있다. 그렇다면 Y가 무효심판절차에서 이 사건 특허권의 구성요건의 해석에 관하여 주장한 의견을 철회하는 취지의 서면을 제출한 후에도 본 재판소가 그 주장한 의견을 참작하여 이 사건 발명의 구성요소를 해석하는 것은 허용된다고 이해해야 한다.

8. 시사점

특허권은 특허청의 특허부여라고 하는 행정처분에 의해 발생하는 권리이나, 발생한 특허권은 사권의 하나로서 그 보호범위는 소송의 현장을 통하여 구체적인 사안에 법을 적용하는 사법재판소의 판단에 의해 보다 최종적으로 결정된다. 그 보호는 특허발명의 실질적 가치에 부응하여 부여되어야 하는 것이고, 특허권이 형식적으로 존재한다는 이유만으로 실질적으로 보호하지 않아도 될 특허권의 행사를 인정해서는 안 된다는 점은 오히려 당연한 것이다. 본 판결은 이 취지를 명백하게 하여, 사법재판소가 본래 가지는 권한을 확인한 것으로 평가할 수 있고, 전게 볼스플라인축수사건 판결과 함께 사법재판소가 특허권의 보호범위를 특허제도의 존재의의에 부응하여, 보다 명확하게 결정하는 것을 가능하게 한 것이라고 하여야 한다.
본 판결이 가져온 실무상의 영향은 이것에 그치지 않을 것이다. 2003년의 민사소송법 일부 개정법에 의해, 東京高裁는 종래의 심결취소소송에 관한 전속관할에 더하여, 특허권 등에 관한 침해소송의 항소심에 관한 전속관할을 가지게 되고, 이것에 의해 심결취소소송과 침해소송에서 특허무효이유의 판단의 통일이 고등재판소 단계에서 한층 도모될 것으로 기대할 수 있게 되었다. 그러나 동시에 심결에서 판단되지 않았던 공지사실과의 대비에 있어서의 무효원인은 심리 판단할 수 없다는 最高裁 1976.3.10. 大法廷 판결의 틀 속에서 행해지는 심결취소소송에서의 심리판단과, 이와 같은 제약을 받지 않고 주장된 모든 무효이유를 들 수 있는 침해소송에서의 심리판단의 불균형성이 보다 선명하게 노정할 경우가 많게 될 것이다. 본건 판결도 말하는 분쟁의 일회적 해결의 실현은 오늘날의 과제이다.

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